Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Uncategorized

VIGILANCIA DE MARCAS REGISTRADAS

baywatch

Vivimos en pleno siglo 21. En la era de la información, de la innovación, y aún así, es fecha que en nuestro país aún existe muy poca cultura relacionada con la Propiedad Intelectual.

Hablando de registro de marcas, aún es poco el porcentaje de empresas que se preocupa por dar una adecuada protección a sus activos intangibles.

Ahora bien, si de por si es pobre la cultura de registro en México, mucho más pobre es la cultura de realizar una periódica vigilancia de aquellas marcas que ya cuentan con protección ante el IMPI. Pero veamos en qué consiste la vigilancia de marcas:

Vigilar una marca implica la realización de búsquedas periódicas de marcas registradas o en trámite de registro que resulten idénticas o similares a aquella que se desea vigilar. Estas búsquedas deben realizarse en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior tiene como finalidad ya sea, promover escritos de oposición en aquellos expedientes de marca en trámite que resulten idénticas o similares en grado de confusión a la marca que se vigila, para impedir que el IMPI otorgue el registro, o bien, si la marca que resulta idéntica o similar ya fue concedida por la autoridad, promover una solicitud declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar una vigilancia o monitoreo a nivel comercial, con el fin de identificar desleales competidores que hacen un uso no autorizado de determinada marca registrada y con ello poder iniciar procedimientos de solicitud de declaración administrativa de infracción o incluso procedimientos penales por falsificación de marca.

Debemos de partir de la idea de que no se puede hacer valer los derechos que confiere una marca frente algo que se desconoce.

El costo por la vigilancia de una marca es sumamente bajo si se compara con los grandes beneficios que se pueden llegar a generar a partir de ésta.

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¿Qué es una marca tridimensional?

En posts anteriores habíamos abordado ya el tema de los distintos tipos de marcas cuyo registro permite la legislación en México.

Se había explicado lo correspondiente a las marcas nominativas y a las marcas innominadas. Hoy toca el turno a las marcas tridimensionales.

Una marca tridimensional consiste en una forma tridimensional, como su nombre lo dice, como puede ser el diseño de un empaque, embalaje, o incluso la forma misma de un producto, siempre que sea capaz de distinguirlo de otros de su misma especie.

Es importante tener en cuenta que una marca tridimensional se rige por las mismas normas que las marcas «tradicionales», es decir, debe de tratarse de formas lo suficientemente distintivas, que no sean descriptivas (por ejemplo, un envase en forma de bolígrafo para distinguir justamente bolígrafos), y que no se trate de la forma usual o corriente de los productos.

Hoy en día se ha vuelto cada vez más complicado el obtener el registro de una marca tridimensional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo cual, a pesar de todo, considero positivo, ya que en un principio se concedía el registro a formas tridimensionales que carecían de distintividad, con lo que se fue saturando el registro.

Los criterios actuales obligan a que el diseño tridimensional propuesto a registro como marca cumpla realmente con su función distintiva, y no bastan pequeñas variaciones a diseños ya conocidos, sino que se requiere verdadera novedad y originalidad en los mismos.

Es importante mencionar que la mayoría de diseños que son protegibles bajo la figura de una marca tridimensional, también pueden ser protegidos bajo un diseño industrial ante el propio IMPI o como una obra de arte aplicado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), pero ese será un tema a tratar en futuros posts.


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Nulidad de un registro de marca por error o inadvertencia de la autoridad.

En posts anteriores habíamos desarrollado lo relacionado a la nulidad de un registro de marca por las causales consistentes en datos falsos y en uso previo.

Ahora trataremos el tema de la nulidad de un registro de marca por haber sido éste otorgado por error o inadvertencia de la autoridad.

Esta causal de nulidad se basa en el hecho de que el registro se hubiera otorgado existiendo previo al ingreso de la solicitud de la marca que se pretende nulificar, otras marcas registradas que resulten idénticas o similares en grado de confusión y que además, amparen productos o servicios relacionados con aquellos que protege la marca a nulificar.

Debemos recordar que hoy en día, la relación o no entre productos o servicios que amparan dos marcas registradas, no se determina con base en la clase a la cual pertenecen, ya que puede darse el caso de dos marcas que perteneciendo a la misma clase (clase 09, que es sumamente amplia por ejemplo) amparen productos tan distintos entre sí como lo son los extinguidores y los programas de cómputo. Por otro lado, pueden existir dos marcas que amparando productos de distinta clase, éstos guarden una estrecha relación entre sí, por ejemplo, bebidas alcohólicas excepto cerveza (clase 33 internacional) y bebidas no alcohólicas y cerveza (clase 32 internacional).

En adición a lo anterior, debemos también tener presente que la similitud entre dos marcas, puede darse en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, o en el aspecto conceptual de la misma.

La causal de nulidad que aquí comentamos puede ser ejercida dentro del plazo de cinco años contados a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro de marca en cuestión.

Considero que las acciones de nulidad de marca bajo esta causal, se verán considerablemente reducidas una vez que entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que contempla la posibilidad de que previo al otorgamiento de un registro de marca, ésta se publique para que cualquier persona que se considere afectada en caso de que la misma fuera concedida presente un escrito de oposición, para que sus argumentos sean considerados por la autoridad al momento de resolver lo conducente.

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Las marcas son para usarse (Acción de caducidad de un registro de marca)

Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

Foto: kekkoz

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El IMPI me negó el registro de mi marca ¿Que puedo hacer?

Hay un altísimo porcentaje de personas, sobre todo aquellas que llevan a cabo el trámite de registro de marca por ellas mismas, o por medio de abogados «todólogos» y no por medio de un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, que una vez que reciben una negativa de registro por parte del IMPI, creen que no hay nada más que se pueda hacer, teniendo 2 opciones:

a) Seguir utilizando su marca sin registro, con los riesgos que ello implica.

b) Tener que buscar una nueva marca con más posibilidades de registro, opción que cuando se trata de una marca que no se ha utlilizado no es tan grave, pero que cuando es una marca que ya tiene cierta presencia en el mercado ello puede significar la pérdida de clientela y también la pérdida de importantes inversiones en etiquetas, empaques, publicidad, etcétera.

Lo que estas personas no considera, es el hecho de que una gran cantidad de negativas de registro emitidas por el IMPI son ilegales, es decir,  se emiten en una indebida aplicación de los preceptos legales en materia de marcas, y por tanto son nulas, pudiéndose impugnar mediante juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal).

A últimas fechas, tal pareciera que la consigna del IMPI es negar toda marca que no sea, a simple vista, 100% registrable, es decir, se evitan el realizar estudios minuciosos de cada caso en particular para determinar si encuadra o no en las disposiciones legales, y  ante cualquier duda, le deja esta carga al Tribunal Fiscal (si es que el solicitante de la marca impugna la negativa).

Los principales motivos para que el IMPI niegue una marca son: por ser la marca propuesta a registro similar en grado de confusión a una previamente registrada o por caer en una causal de impedimento legal de registro, sin embargo, el problema es que muchas veces la determinación del examinador para emitir su negativa de registro se basa en simples criterios subjetivos, o en aplicación de criterios que ya han sido superados.

Por lo anterior, te recomiendo que si has recibido una negativa de registro por parte del IMPI, consultes a la brevedad un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, para que puedan emitirse una opinión respecto de la posible impugnación de dicha negativa vía juicio de nulidad.  Es muy importante tener en cuenta que sólo se tienen 45 días hábiles a partir de la notificación para poder impugnar este tipo de resoluciones.

César Ramírez Esteves

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¿Que pasa si no uso mi marca registrada?

Existe un principio general en materia de marcas que establece que el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, pues de lo contrario perderá su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en México también adopta este principio, al establecer una causal de caducidad para registros de marca en caso de que los mismos dejen de utilizarse durante un periodo mayor a 3 años.

La finalidad de esta disposición es, en primer lugar, evitar la saturación del registro de marcas, y por el otro, prevenir el secuestro de marcas, ya que podría darse el caso de que personas sin ninguna intención de utilizar una marca pudieran registrar marcas idénticas o similares a marcas extranjeras importantes con el fin de especular con su posible incursión en mercado mexicano para, en ese caso, lograr vender el registro a precios exagerados e injustos.

La única excepción a esta regla es cuando la falta de uso de la marca por parte del titular es debida a causas no imputables al mismo, como podría ser, por ejemplo, el caso de una marca para medicamento que no ha logrado obtener las debidas autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, en mi opinión, es necesario, para que aplique esta excepción, que por lo menos se logre acreditar haber iniciado todos los trámites necesarios, ya que de lo contrario no podríamos decir que se trata de una causa no imputable al titular de la marca.

No es lo mismo que yo tenga una marca para medicamento y que durante 3 años no me haya preocupado por iniciar los trámites tendientes a obtener las autorizaciones de la autoridad sanitaria, a que yo haya realizado todo lo que está en mis manos para obtener éstas pero que la autoridad no me haya resuelto aún sobre su otorgamiento, por ejemplo.

Un aspecto importante es el hecho de que no se trata únicamente de usar la marca, sino que además debemos de contar con las pruebas idóneas para acreditar su uso (facturas, por ejemplo) y además, el uso debe realizarse por parte del titular de la marca o por medio de un licenciatario autorizado (siempre y cuando el contrato de licencia respectivo se encuentre debidamente inscrito ante el IMPI).

Es muy común que la marca sea registrada a nombre de una persona física (el dueño de la empresa, en la mayoría de los casos) y que quien efectivamente utiliza la marca sea una sociedad mercantil, sin que exista de por medio un contrato de licencia inscrito ante el IMPI. Esta situación, por lo general, conlleva la pérdida del registro de marca por caducidad, lo cual, como resulta lógico, implica consecuencias dramáticas.

Como puede verse, por un simple olvido o descuido puede existir un riesgo altísimo de perder un registro de marca, por lo que recomiendo que te asesores con un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza

César Ramírez Esteves

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