Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Foto: kekkoz

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Preguntas frecuentes

¿Qué puedo hacer si me citan una anterioridad de marca que no se usa?

Que exista una marca anterior idéntica o similar no siempre significa que deba abandonarse el trámite. Si esa marca nunca se ha usado o su uso se suspendió por más de tres años, es posible solicitar ante el IMPI la declaración administrativa de caducidad. De prosperar, el registro anterior se extingue y puede liberarse el camino para obtener el propio.

¿En qué consiste la acción de caducidad por falta de uso?

Es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio mediante el cual se solicita al IMPI declarar la extinción de un registro que no ha sido usado durante el plazo legal. Se notifica al titular, quien tiene oportunidad de defenderse y aportar pruebas de uso. Si no acredita la explotación de la marca, el registro caduca y el signo vuelve a estar disponible.

¿Qué pruebas de uso puede presentar el titular para defender su marca?

El titular puede aportar facturas, publicidad, empaques, etiquetas, contratos o cualquier elemento que demuestre la explotación efectiva de la marca en los productos o servicios registrados durante el periodo relevante. La suficiencia de esas pruebas se valora en el procedimiento. Por ello conviene conservar de manera ordenada la evidencia de uso, pues es la mejor defensa frente a una acción de caducidad.