En posts anteriores habíamos desarrollado lo relacionado a la nulidad de un registro de marca por las causales consistentes en datos falsos y en uso previo.

Ahora trataremos el tema de la nulidad de un registro de marca por haber sido éste otorgado por error o inadvertencia de la autoridad.

Esta causal de nulidad se basa en el hecho de que el registro se hubiera otorgado existiendo previo al ingreso de la solicitud de la marca que se pretende nulificar, otras marcas registradas que resulten idénticas o similares en grado de confusión y que además, amparen productos o servicios relacionados con aquellos que protege la marca a nulificar.

Debemos recordar que hoy en día, la relación o no entre productos o servicios que amparan dos marcas registradas, no se determina con base en la clase a la cual pertenecen, ya que puede darse el caso de dos marcas que perteneciendo a la misma clase (clase 09, que es sumamente amplia por ejemplo) amparen productos tan distintos entre sí como lo son los extinguidores y los programas de cómputo. Por otro lado, pueden existir dos marcas que amparando productos de distinta clase, éstos guarden una estrecha relación entre sí, por ejemplo, bebidas alcohólicas excepto cerveza (clase 33 internacional) y bebidas no alcohólicas y cerveza (clase 32 internacional).

En adición a lo anterior, debemos también tener presente que la similitud entre dos marcas, puede darse en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, o en el aspecto conceptual de la misma.

La causal de nulidad que aquí comentamos puede ser ejercida dentro del plazo de cinco años contados a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro de marca en cuestión.

Considero que las acciones de nulidad de marca bajo esta causal, se verán considerablemente reducidas una vez que entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que contempla la posibilidad de que previo al otorgamiento de un registro de marca, ésta se publique para que cualquier persona que se considere afectada en caso de que la misma fuera concedida presente un escrito de oposición, para que sus argumentos sean considerados por la autoridad al momento de resolver lo conducente.

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tarda un procedimiento de infracción ante el IMPI?

Un procedimiento administrativo de infracción ante el IMPI dura en promedio entre 12 y 24 meses. Si alguna de las partes interpone recursos o acude al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los plazos pueden extenderse. La asesoría de un abogado especialista acelera la correcta integración del expediente.

¿Qué pruebas necesito para un caso de infracción de marca?

Para acreditar una infracción necesita: certificado de registro de la marca afectada, evidencia del uso indebido (fotografías, muestras, capturas de pantalla, facturas) y, en su caso, un dictamen pericial. Un abogado especialista le orientará sobre qué pruebas son admisibles y cómo presentarlas ante el IMPI.

¿Puedo solicitar medidas cautelares por infracción de propiedad intelectual?

Sí. En procedimientos de infracción es posible solicitar medidas cautelares al IMPI: retiro de productos del mercado, suspensión de actividades o aseguramiento de mercancía. Estas medidas son provisionales y buscan evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto.