Cesar Armando Ramirez Esteves nombres de dominio, Propiedad Intelectual, Uncategorized

Cómo recuperar un nombre de dominio

nombres dominio

En el campo de las marcas se presenta con relativa frecuencia la situación denominada «secuestro de marcas», que se da cuando un tercero sin legitimación registra a nombre propio una marca que ha adquirido relativa fama (ya sea en el extranjero o en territorio nacional- cuando su titular no ha tenido el cuidado de registrarla-) con el único propósito de ofrecerla en venta – generalmente a costos muy elevados- a su legítimo titular.

De igual modo, tratándose de nombres de dominio se presenta una situación muy similar, a la que incluso se le ha asignado ya un término específico, llamado ciberocupación o cybersquatting, que consiste en la acción de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título sobre éste, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.

A diferencia de los casos relacionados con marcas registradas, este tipo de asuntos no se resuelven por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino que se deben resolver por medio de un procedimiento arbitral a ser administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), según la denominadas Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, y su reglamento emitidos por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) (en el caso de dominios .com, .edu, .org, etc.) o bien, por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) para el caso de dominios .com.mx, .mx, .edu.mx, .org.mx, etc.

Cabe resaltar que por tratarse de un procedimiento arbitral, es necesario cubrir los honorarios de los árbitros que resolverán el procedimiento.

Ahora bien, para efectos de lograr la recuperación del nombre de dominio es necesario acreditar que el mismo fue registrado de mala fe, es decir, por ejemplo, que el nombre de dominio fue registrado con el único propósito de vender o arrendar el mismo al legítimo titular de la marca registrada, o el impedir que el legítimo titular del derecho de propiedad intelectual pueda reflejar el nombre de su marca u obra en un nombre de dominio, o el aprovecharse de la fama de la marca para captar visitantes al sitio web.

Los efectos de la resolución emitida por el o los árbitros pueden ser:

  • La cancelación del nombre de dominio.
  • La transmisión del nombre de dominio al promovente de la controversia.

A pesar de no ser procedimientos económicos, la experiencia nos ha demostrado que son asuntos que suelen resolverse en forma muy rápida y los árbitros son, en la mayoría de los casos, abogados con amplia experiencia en temas de propiedad intelectual, por lo que sus resoluciones suelen ser muy apegadas a derecho.

Cesar Ramírez Esteves

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Cómo renovar una marca registrada

En mi experiencia profesional, me he topado con muchos casos de personas físicas o empresas que, una vez que obtienen el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consideran que han cumplido con la protección a su propiedad intelectual y dejan el tema en el olvido, muchas veces sin calendarizar el tema relativo a la renovación de su marca, o en su caso, sin encomendar dicha tarea a algún abogado o despacho especialista en estos temas.

La renovación de una marca registrada es un tema relativamente sencillo, sin embargo, es muy importante cuidar todos los detalles para con ello evitar poner en riesgo el que pudiera constituir el principal activo de la empresa, considerando además que, mientras más antiguo sea un registro de marca,  mayor será su valor como intangible. En el aspecto legal, esto se confirma si tomamos en cuenta que, una marca con cierta antigüedad en su registro, no podrá ya ser combatida, por ejemplo, por una acción de nulidad bajos las causales de uso previo, por datos falsos contenidos en la solicitud, o por mala fe; lo que no ocurriría si se tuviera que volver a tramitar la misma para para obtener un nuevo registro.

Plazos:

El registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir, no del otorgamiento de su registro, sino de la presentación de la solicitud respectiva.

El momento para llevar a cabo la renovación comienza seis meses antes de la terminación de la vigencia ordinaria del registro y se cuenta con un plazo adicional de hasta seis meses posteriores a la terminación de dicha vigencia sin que exista la necesidad de realizar un pago de derechos extraordinario al IMPI por dicha prórroga.

Es importante destacar que al presentarse la solicitud de renovación se hace una declaración bajo protesta de decir verdad de que la marca cuya renovación se solicita ha sido usada en al menos uno de los productos o servicios que la misma ampara durante los tres últimos años. Al ser una declaración ante autoridad federal, el falsear dicha información podría constituir un delito.

¿Es necesario que un abogado realice la renovación de una marca registrada?

La respuesta, como en varios casos es: necesario no, muy recomendable sí.

Como ya lo mencionamos, existen ciertos detalles que por un descuido o por falta de conocimiento, pudieran repercutir en la pérdida del principal activo de la empresa o incluso, como se dijo, en la comisión de un delito por falsedad de declaraciones ante autoridad federal. Con base en ello es que la recomendación es siempre contratar a algún abogado o despacho especialista en marcas o en propiedad intelectual para que lleve a cabo la renovación de sus marcas registradas.

ADEMÁS DE RENOVAR, VIGILAR.

Con la entrada en vigor en nuestro país del sistema de oposición al registro de marcas, además de cuidar el tema relativo al vencimiento y renovación de las marcas, se vuelve necesario el llevar a cabo la vigilancia de dichas marcas, a efecto de identificar nuevas solicitudes que pudieran invadir los derechos derivados de dichas marcas por resultar similares a éstas y amparar productos similares. Con dicha vigilancia, se está en posibilidades de promover escritos de oposición que contengan los argumentos y pruebas para que el IMPI niegue el registro de tales marcas propuestas.

La vigilancia de marcas es una labor compleja y que requiere conocimiento y ciertas herramientas tecnológicas, por lo que siempre se vuelve necesario contratar a algún abogado o despacho especialista para tales tareas.

Cesar Ramírez Esteves

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VIGILANCIA DE MARCAS REGISTRADAS

baywatch

Vivimos en pleno siglo 21. En la era de la información, de la innovación, y aún así, es fecha que en nuestro país aún existe muy poca cultura relacionada con la Propiedad Intelectual.

Hablando de registro de marcas, aún es poco el porcentaje de empresas que se preocupa por dar una adecuada protección a sus activos intangibles.

Ahora bien, si de por si es pobre la cultura de registro en México, mucho más pobre es la cultura de realizar una periódica vigilancia de aquellas marcas que ya cuentan con protección ante el IMPI. Pero veamos en qué consiste la vigilancia de marcas:

Vigilar una marca implica la realización de búsquedas periódicas de marcas registradas o en trámite de registro que resulten idénticas o similares a aquella que se desea vigilar. Estas búsquedas deben realizarse en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior tiene como finalidad ya sea, promover escritos de oposición en aquellos expedientes de marca en trámite que resulten idénticas o similares en grado de confusión a la marca que se vigila, para impedir que el IMPI otorgue el registro, o bien, si la marca que resulta idéntica o similar ya fue concedida por la autoridad, promover una solicitud declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar una vigilancia o monitoreo a nivel comercial, con el fin de identificar desleales competidores que hacen un uso no autorizado de determinada marca registrada y con ello poder iniciar procedimientos de solicitud de declaración administrativa de infracción o incluso procedimientos penales por falsificación de marca.

Debemos de partir de la idea de que no se puede hacer valer los derechos que confiere una marca frente algo que se desconoce.

El costo por la vigilancia de una marca es sumamente bajo si se compara con los grandes beneficios que se pueden llegar a generar a partir de ésta.
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Más numeralia del IMPI en 2013

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El 19 de febrero de 2013, nuestro país se adhirió al protocolo de Madrid (sistema que facilita la obtención de protección para una marca a nivel internacional, mediante una sola solicitud, en un sólo idioma y con requisitos normalizados). Desde entonces, se han recibido 6,953 solicitudes bajo dicho sistema.

De las 6 mil 953 solicitudes que recibió el IMPI, tan sólo en 43 figuró como oficina de origen, mientras que en las otras 6,910 solicitudes figuró como oficina designada. En lo personal me parece que ha faltado mucho mayor difusión por parte del IMPI con relación a los beneficios que este sistema ofrece y prueba de ello es la bajísima cantidad de sólo 43 solicitudes presentadas por medio de ese Instituto para la obtención de registros internacionales de marca.

Por su parte, mediante el sistema de Marca en Línea se recibieron 8,283 solicitudes durante 2013, de las cuales 5,171 correspondieron a titulares mexicanos y el resto, es decir, 3,112 corresponden a titulares extranjeros.

Se ha anunciado que para la segunda mitad de 2014, el procedimiento de registro de marca ante el IMPI podrá seguirse en su totalidad vía electrónica, incluyendo la notificación y contestación de oficios, ya sea de requisitos o de impedimento. Esto representará un gran avance para la materia de Propiedad Intelectual en México, esperemos se cumpla con el compromiso.

César Armando Ramírez Esteves

Con información del IMPI.

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Nulidad de un registro de marca por datos falsos contenidos en la solicitud

El haber obtenido un registro de marca no implica que dicho registro sea para siempre.

Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

  • Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
  • Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
  • Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial

¿Puedo registrar una marca que contenga groserías?

Contrario a lo que pasa en países como Estados Unidos en donde la libertad de expresión se vive a su máxima expresión, en México aún nos encontramos con algunas limitantes.

Para ejemplo tenemos el tema del registro de marcas.

De Conformidad con el artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI negará el registro a aquellas marcas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres

Según un estudio realizado en 2009 por la empresa Consulta Mitofsky los mexicanos usamos 1,350 de groserías en un día y en promedio, el ciudadano mexicano utiliza en sus conversaciones 20 groserías o «malas palabras» cotidiadamente.

A pesar de lo anterior, nuestras leyes siguen manejando esa tan famosa «doble moral» que caracteriza a la sociedad mexicana. A pesar de que es rara la persona que no utiliza groserías o «malas palabras» en sus conversaciones cotidianas, no es posible registrar una marca que contenga alguna de estas palabras. Tal es el caso de marcas cuyo registro ha sido negado o en su caso se le ha citado impedimento legal por ser consideradas contrarias a la moral y buenas costumbres, como son:

  • TA- CHIN-GON tramitada bajo expediente 866304. A dicha marca se le citó impedimento legal mismo que no fue contestado. Dicho impedimento puede ser consultado aquí.
  • CHIVO CABRÓN tramitada bajo expediente 953986 cuyo registro fue negado. La resolución en la que se niega el registro puede ser consultada aquí.

Para finalizar, dejo la pregunta abierta ¿Estás de acuerdo en que la ley mexicana contenga esta prohibición a registrar marcas «contrarias a la moral y a las buenas costumbres? ¿ o lo consideras un exceso?

 

César Ramírez Esteves

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