En el campo de las marcas se presenta con relativa frecuencia la situación denominada “secuestro de marcas”, que se da cuando un tercero sin legitimación registra a nombre propio una marca que ha adquirido relativa fama (ya sea en el extranjero o en territorio nacional- cuando su titular no ha tenido el cuidado de registrarla-) con el único propósito de ofrecerla en venta – generalmente a costos muy elevados- a su legítimo titular.

De igual modo, tratándose de nombres de dominio se presenta una situación muy similar, a la que incluso se le ha asignado ya un término específico, llamado ciberocupación o cybersquatting, que consiste en la acción de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título sobre éste, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.

A diferencia de los casos relacionados con marcas registradas, este tipo de asuntos no se resuelven por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino que se deben resolver por medio de un procedimiento arbitral a ser administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), según la denominadas Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, y su reglamento emitidos por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) (en el caso de dominios .com, .edu, .org, etc.) o bien, por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) para el caso de dominios .com.mx, .mx, .edu.mx, .org.mx, etc.

Cabe resaltar que por tratarse de un procedimiento arbitral, es necesario cubrir los honorarios de los árbitros que resolverán el procedimiento.

Ahora bien, para efectos de lograr la recuperación del nombre de dominio es necesario acreditar que el mismo fue registrado de mala fe, es decir, por ejemplo, que el nombre de dominio fue registrado con el único propósito de vender o arrendar el mismo al legítimo titular de la marca registrada, o el impedir que el legítimo titular del derecho de propiedad intelectual pueda reflejar el nombre de su marca u obra en un nombre de dominio, o el aprovecharse de la fama de la marca para captar visitantes al sitio web.

Los efectos de la resolución emitida por el o los árbitros pueden ser:

• La cancelación del nombre de dominio.
• La transmisión del nombre de dominio al promovente de la controversia.

A pesar de no ser procedimientos económicos, la experiencia nos ha demostrado que son asuntos que suelen resolverse en forma muy rápida y los árbitros son, en la mayoría de los casos, abogados con amplia experiencia en temas de propiedad intelectual, por lo que sus resoluciones suelen ser muy apegadas a derecho.

Cesar Ramírez Esteves

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la ciberocupación o cybersquatting?

Es el registro de un nombre de dominio a sabiendas de que otro tiene mejor derecho sobre él, con el fin de extorsionar a su legítimo titular para que lo compre o de desviar el tráfico web hacia otro sitio. Es el equivalente, en el entorno digital, del llamado secuestro de marcas.

¿El IMPI resuelve los conflictos de nombres de dominio?

No. A diferencia de los asuntos de marcas registradas, estos casos no se ventilan ante el IMPI, sino mediante un procedimiento arbitral administrado por la OMPI, conforme a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio y sus reglas aplicables.

¿Qué necesito para recuperar un dominio registrado de mala fe?

Acreditar que el dominio es idéntico o confundible con una marca sobre la que tienes derechos, que quien lo registró carece de interés legítimo y que actuó de mala fe. Reunir pruebas de tu titularidad marcaria y del uso indebido del dominio resulta esencial para que prospere la reclamación.