En mi experiencia profesional, me he topado con muchos casos de personas físicas o empresas que, una vez que obtienen el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consideran que han cumplido con la protección a su propiedad intelectual y dejan el tema en el olvido, muchas veces sin calendarizar el tema relativo a la renovación de su marca, o en su caso, sin encomendar dicha tarea a algún abogado o despacho especialista en estos temas.

La renovación de una marca registrada es un tema relativamente sencillo, sin embargo, es muy importante cuidar todos los detalles para con ello evitar poner en riesgo el que pudiera constituir el principal activo de la empresa, considerando además que, mientras más antiguo sea un registro de marca,  mayor será su valor como intangible. En el aspecto legal, esto se confirma si tomamos en cuenta que, una marca con cierta antigüedad en su registro, no podrá ya ser combatida, por ejemplo, por una acción de nulidad bajos las causales de uso previo, por datos falsos contenidos en la solicitud, o por mala fe; lo que no ocurriría si se tuviera que volver a tramitar la misma para para obtener un nuevo registro.

Plazos:

El registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir, no del otorgamiento de su registro, sino de la presentación de la solicitud respectiva.

El momento para llevar a cabo la renovación comienza seis meses antes de la terminación de la vigencia ordinaria del registro y se cuenta con un plazo adicional de hasta seis meses posteriores a la terminación de dicha vigencia sin que exista la necesidad de realizar un pago de derechos extraordinario al IMPI por dicha prórroga.

Es importante destacar que al presentarse la solicitud de renovación se hace una declaración bajo protesta de decir verdad de que la marca cuya renovación se solicita ha sido usada en al menos uno de los productos o servicios que la misma ampara durante los tres últimos años. Al ser una declaración ante autoridad federal, el falsear dicha información podría constituir un delito.

¿Es necesario que un abogado realice la renovación de una marca registrada?

La respuesta, como en varios casos es: necesario no, muy recomendable sí.

Como ya lo mencionamos, existen ciertos detalles que por un descuido o por falta de conocimiento, pudieran repercutir en la pérdida del principal activo de la empresa o incluso, como se dijo, en la comisión de un delito por falsedad de declaraciones ante autoridad federal. Con base en ello es que la recomendación es siempre contratar a algún abogado o despacho especialista en marcas o en propiedad intelectual para que lleve a cabo la renovación de sus marcas registradas.

ADEMÁS DE RENOVAR, VIGILAR.

Con la entrada en vigor en nuestro país del sistema de oposición al registro de marcas, además de cuidar el tema relativo al vencimiento y renovación de las marcas, se vuelve necesario el llevar a cabo la vigilancia de dichas marcas, a efecto de identificar nuevas solicitudes que pudieran invadir los derechos derivados de dichas marcas por resultar similares a éstas y amparar productos similares. Con dicha vigilancia, se está en posibilidades de promover escritos de oposición que contengan los argumentos y pruebas para que el IMPI niegue el registro de tales marcas propuestas.

La vigilancia de marcas es una labor compleja y que requiere conocimiento y ciertas herramientas tecnológicas, por lo que siempre se vuelve necesario contratar a algún abogado o despacho especialista para tales tareas.

Cesar Ramírez Esteves

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Preguntas frecuentes

¿Cada cuándo debe renovarse una marca registrada en México?

La vigencia del registro es de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud, y debe renovarse por periodos iguales para mantenerse vigente. Olvidar la renovación puede provocar la pérdida de lo que muchas veces constituye el principal activo intangible de una empresa.

¿Por qué conviene no descuidar la renovación?

Porque una marca antigua adquiere mayor valor y goza de mayor solidez jurídica: ya no puede combatirse fácilmente mediante acciones de nulidad por uso previo, datos falsos o mala fe. Dejar caducar el registro obligaría a tramitar uno nuevo, perdiendo esa antigüedad y la fortaleza que conlleva.

¿Qué cuidados conviene tener al renovar una marca?

Calendarizar con anticipación la fecha de vencimiento y atender los requisitos formales del trámite. Aunque la renovación es relativamente sencilla, un error u omisión puede poner en riesgo la protección. Encomendar el seguimiento a un despacho especializado evita olvidos y asegura que la marca permanezca vigente sin interrupciones.