Cesar Armando Ramirez Esteves Derechos de Autor, litigio, Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Qué puedo hacer si alguien hace uso ilegal de mi marca registrada?

litigio de marca

Una marca registrada es uno de los activos más valiosos para cualquier empresa. Una marca bien posicionada permite que los consumidores identifiquen y prefieran tus productos o servicios frente a la competencia. Por eso, es importante proteger su uso exclusivo y tomar acciones legales si alguien la usa de forma indebida.

¿Cómo saber si están usando tu marca sin autorización?

Existen varias formas de detectar un uso ilegal de marca:

  • Encuentras un producto idéntico o muy similar al tuyo que lleva tu marca registrada.
  • Ves que otra empresa usa un nombre, logotipo o eslogan casi igual al tuyo para promocionar sus productos.
  • Alguien registra un dominio web muy parecido al tuyo para vender productos o servicios sin tu consentimiento.

En todos estos casos, se trataría de una infracción de marca que atenta contra tus derechos de propiedad industrial.

¿Cómo actuar legalmente para defender tu marca?

En México, el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) es la autoridad encargada de proteger los derechos de propiedad industrial. Si detectas un uso ilegal, puedes tomar las siguientes acciones:

  • Enviar una carta de cese y desistimiento pidiendo que cesen el uso indebido de la marca.
  • Presentar una «denuncia» ante el IMPI para iniciar un procedimiento de infracción administrativa.
  • Interponer una demanda civil para solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
  • Si se trata de productos falsificados, presentar una denuncia penal por los delitos contra los derechos de autor o de propiedad industrial.

El IMPI puede imponer sanciones administrativas como multas, aseguramiento de productos, clausura de establecimientos, etc. En la vía civil, puedes obtener una indemnización por las ganancias dejadas de percibir. Y en materia penal, lograr sanciones como prisión, decomiso y multas para los responsables.

Consejos prácticos para actuar a tiempo

  • Registra tu marca ante el IMPI para obtener certidumbre legal de tus derechos exclusivos sobre la misma.
  • Monitorea constantemente el uso de tu marca en el mercado para detectar infracciones a tiempo.
  • Reúne pruebas sólidas del uso ilegal como fotos, material publicitario, productos falsificados, capturas de pantalla, etc.
  • Consulta a un abogado especialista en propiedad intelectual para evaluar las acciones legales más efectivas en cada caso.
  • Actúa rápido enviando una notificación (dependiendo el caso, tu abogado te confirmará si es recomendable) para exigir el cese del uso ilegal, antes de que el daño sea mayor.

Defender tus derechos sobre la marca registrada es importante para evitar que terceros se beneficien de manera indebida del prestigio y goodwill generado por tu empresa. Con constancia y apoyo legal, es posible frenar estas conductas ilícitas y proteger uno de tus activos más valiosos.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Debo registrar mi marca en Estados Unidos?

Muchas personas llegan a nuestro despacho dudosos sobre sí deberían o no registrar su marca en los Estados Unidos.

Para nadie es ajeno que Estados Unidos representa uno de los mercados más atractivos para cualquier producto o servicio. Si a eso sumamos el hecho de que México sea vecino de dicho país, tendremos como consecuencia que una gran cantidad de empresas y personas tengan la intención de exportar sus productos hacia dicho mercado; no obstante, también es un dato generalmente conocido el alto grado de respeto que existe allá hacia la Propiedad Intelectual y las graves consecuencias que podría conllevar el que se llegara a considerar que existe una violación a una marca registrada.

Debemos recordar que un registro de marca conlleva varias funciones. Por un lado tenemos el de otorgar un derecho de exclusividad en su uso a su titular, pero por otro lado, está la garantía de no invadir derechos de terceros.

Con base en lo anterior, la recomendación sería definitivamente siempre que se pretenda comercializar un producto en Estados Unidos, proceder con los registros de marca respectivos en las clases que correspondan.

Igualmente será necesario registrar la marca en dicho país, cuando se pretenda, por ejemplo, fabricar un producto allá, para su posterior importación a México, dado que se también se entenderá que una marca está en uso, cuando los productos que ésta distinguen están destinados a la exportación.

En conclusión, a efecto de evitar dolores de cabeza y graves problemas legales, siempre que se pretenda exportar hacia Estados Unidos algún producto o servicio, o cuando en su caso, se pretenda fabricar allá algún bien para su posterior importación hacia el país, será recomendable llevar a cabo el trámite de registro de marca.

 En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados expertos en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

Abogado especialista en Propiedad Intelectual.

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Cartas consentimiento para el registro de marcas en México

En esta publicación del día 7 de enero de 2011, comentaba que, contrario a lo que había sucedido durante años en nuestro sistema de Propiedad Intelectual, y particularmente en lo relativo al registro de marcas en nuestro país, los criterios tanto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se habían visto modificados, siendo el caso que ni los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento venían siendo aceptadas en los últimos años, ésto bajo el argumento de brindar de seguridad y certeza al público consumidor y de que dichos documentos ni siquiera se encontraban estipulados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, el publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entrará en vigor el día 10 de agosto de 2018, se abre nuevamente esta posibilidad, siendo que ahora, el último párrafo del artículo 90 de la citada ley establece lo siguiente:

«No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.»

Por su parte, las fracciones XVIII, XIX y XX, del mencionado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen:

Artículo 90:

No serán registrables como marca:

(…)

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
Como puede verse, de la simple lectura de la redacción del artículo reformado, se podría interpretar que en caso de que se dé consentimiento por parte del tercero que pudiera verse afectado por el otorgamiento de una marca propuesta a registro, el IMPI no podría objetar dicho consentimiento, sin embargo, aún estamos en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias relacionadas con los artículos reformados, lo cual debería ocurrir antes del 31 de julio de 2018.
Sin duda, esta es otra de las grandes novedades que trajo consigo la reforma a nuestra legislación en materia de marcas que vendrá a revolucionar nuestro sistema de Propiedad Intelectual en México.
No obstante lo anterior, como siempre la recomendación es que antes de tomar cualquier acción o decisión, se consulte el asunto con algún despacho de abogados especialistas en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Nadie pone en duda que Estados Unidos es uno de los mercados más interesantes para casi cualquier producto.

En el caso de México, al ser nuestro país vecino el atractivo se vuelve aún mayor, dada la facilidad geográfica que implica el exportar productos a dicho país, así como la alta demanda que existe en el mismo para los productos mexicanos.

Registro de marca en Estados Unidos: Proceso de registro.

El proceso de registro de una marca comercial en Estados Unidos, en términos generales es muy similar al proceso de registro que se sigue en México: Se presenta ante la oficina de marcas y patentes una solicitud de registro (en el caso de Estados Unidos la denominada United States Patent and Trademark Office o UPSTO por sus siglas), posteriormente dicha solicitud de registro entra a un examen de forma, en el que un examinador verifica que la misma contenga todos los datos necesarios y que no contenga errores; una vez que la marca ha pasado el examen de forma, la solicitud es publicada a efecto de que cualquier tercero que considere que el eventual otorgamiento del registro de la marca le representaría una afectación pueda presentar un escrito de oposición.

Si ninguna oposición es presentada contra la marca solicitada, el registro se concede por parte de la USPTO por un plazo de 10 años, prorrogable por periodos de igual duración.

En términos generales y contrario a lo que podría pensarse, el proceso de registro de una marca en Estados Unidos suele ser un poco más tardado que en el caso de México, siendo que una marca puede demorar de 8 a 12 meses en obtener su certificado de registro, aproximadamente.

Registro de marca en Estados Unidos: Bases de registro.

La diferencia fundamental entre el proceso de registro de una marca en México y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se tiene que señalar, al momento de presentar la solicitud ante la UPSTO, cualquiera de las siguientes bases de registro:

  • USO EFECTIVO EN EL COMERCIO: Bajo esta modalidad, se debe de poder demostrar, al momento de presentarse la solicitud de registro, que la marca ya está siendo utilizada en el comercio de los Estados Unidos, y además, debe de tratarse de comercio «interestatal» es decir, en más de uno de los estados que conforman la unión americana.
  • INTENCIÓN DE USO: En caso de que la marca no esté siendo utilizada en los Estados Unidos, se tiene la opción de solicitar su registro con base en una «intención de uso»,  con la salvedad de que, aún siendo autorizado su registro, éste no será concedido sino hasta una vez que se acredite que la marca se ha comenzado a utilizar en dicho territorio. Se pueden solicitar prórrogas para la comprobación del uso de la marca por un periodo de hasta tres años.
  • REGISTRO CON BASE EN UNA MARCA EXTRANJERA CONCEDIDA O EN TRÁMITE: También es posible basar el registro en Estados Unidos en una marca registrada en el país de origen del solicitante, siempre que dicho país tenga celebrado algún tratado internacional con Estados Unidos que contemple este supuesto. En este caso no es necesario acreditar el uso al momento de presentar la solicitud, pero sí será necesario acompañar el certificado de registro, así como su traducción al inglés. En el caso de que se solicite el registro con base en una solicitud en trámite en el país de origen del solicitante, el registro quedará suspendido hasta que sea emitido el certificado de registro en el país de origen.

Registro de marca en Estados Unidos: Consejos finales.

Si bien cualquier trámite de registro de marca o de Propiedad Intelectual en general implica un grado importante de complejidad, como ya se pudo haber visto, los trámites en Estados Unidos representan un grado adicional dadas las particularidades del mismo, por lo cual siempre será muy importante asesorarse por un abogado especialista en esta materia, para evitar que en lo futuro alguna complicación pueda resultar mucho más costosa.

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Cómo recuperar un nombre de dominio

nombres dominio

En el campo de las marcas se presenta con relativa frecuencia la situación denominada «secuestro de marcas», que se da cuando un tercero sin legitimación registra a nombre propio una marca que ha adquirido relativa fama (ya sea en el extranjero o en territorio nacional- cuando su titular no ha tenido el cuidado de registrarla-) con el único propósito de ofrecerla en venta – generalmente a costos muy elevados- a su legítimo titular.

De igual modo, tratándose de nombres de dominio se presenta una situación muy similar, a la que incluso se le ha asignado ya un término específico, llamado ciberocupación o cybersquatting, que consiste en la acción de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título sobre éste, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.

A diferencia de los casos relacionados con marcas registradas, este tipo de asuntos no se resuelven por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino que se deben resolver por medio de un procedimiento arbitral a ser administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), según la denominadas Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, y su reglamento emitidos por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) (en el caso de dominios .com, .edu, .org, etc.) o bien, por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) para el caso de dominios .com.mx, .mx, .edu.mx, .org.mx, etc.

Cabe resaltar que por tratarse de un procedimiento arbitral, es necesario cubrir los honorarios de los árbitros que resolverán el procedimiento.

Ahora bien, para efectos de lograr la recuperación del nombre de dominio es necesario acreditar que el mismo fue registrado de mala fe, es decir, por ejemplo, que el nombre de dominio fue registrado con el único propósito de vender o arrendar el mismo al legítimo titular de la marca registrada, o el impedir que el legítimo titular del derecho de propiedad intelectual pueda reflejar el nombre de su marca u obra en un nombre de dominio, o el aprovecharse de la fama de la marca para captar visitantes al sitio web.

Los efectos de la resolución emitida por el o los árbitros pueden ser:

  • La cancelación del nombre de dominio.
  • La transmisión del nombre de dominio al promovente de la controversia.

A pesar de no ser procedimientos económicos, la experiencia nos ha demostrado que son asuntos que suelen resolverse en forma muy rápida y los árbitros son, en la mayoría de los casos, abogados con amplia experiencia en temas de propiedad intelectual, por lo que sus resoluciones suelen ser muy apegadas a derecho.

Cesar Ramírez Esteves

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Cómo renovar una marca registrada

En mi experiencia profesional, me he topado con muchos casos de personas físicas o empresas que, una vez que obtienen el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consideran que han cumplido con la protección a su propiedad intelectual y dejan el tema en el olvido, muchas veces sin calendarizar el tema relativo a la renovación de su marca, o en su caso, sin encomendar dicha tarea a algún abogado o despacho especialista en estos temas.

La renovación de una marca registrada es un tema relativamente sencillo, sin embargo, es muy importante cuidar todos los detalles para con ello evitar poner en riesgo el que pudiera constituir el principal activo de la empresa, considerando además que, mientras más antiguo sea un registro de marca,  mayor será su valor como intangible. En el aspecto legal, esto se confirma si tomamos en cuenta que, una marca con cierta antigüedad en su registro, no podrá ya ser combatida, por ejemplo, por una acción de nulidad bajos las causales de uso previo, por datos falsos contenidos en la solicitud, o por mala fe; lo que no ocurriría si se tuviera que volver a tramitar la misma para para obtener un nuevo registro.

Plazos:

El registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir, no del otorgamiento de su registro, sino de la presentación de la solicitud respectiva.

El momento para llevar a cabo la renovación comienza seis meses antes de la terminación de la vigencia ordinaria del registro y se cuenta con un plazo adicional de hasta seis meses posteriores a la terminación de dicha vigencia sin que exista la necesidad de realizar un pago de derechos extraordinario al IMPI por dicha prórroga.

Es importante destacar que al presentarse la solicitud de renovación se hace una declaración bajo protesta de decir verdad de que la marca cuya renovación se solicita ha sido usada en al menos uno de los productos o servicios que la misma ampara durante los tres últimos años. Al ser una declaración ante autoridad federal, el falsear dicha información podría constituir un delito.

¿Es necesario que un abogado realice la renovación de una marca registrada?

La respuesta, como en varios casos es: necesario no, muy recomendable sí.

Como ya lo mencionamos, existen ciertos detalles que por un descuido o por falta de conocimiento, pudieran repercutir en la pérdida del principal activo de la empresa o incluso, como se dijo, en la comisión de un delito por falsedad de declaraciones ante autoridad federal. Con base en ello es que la recomendación es siempre contratar a algún abogado o despacho especialista en marcas o en propiedad intelectual para que lleve a cabo la renovación de sus marcas registradas.

ADEMÁS DE RENOVAR, VIGILAR.

Con la entrada en vigor en nuestro país del sistema de oposición al registro de marcas, además de cuidar el tema relativo al vencimiento y renovación de las marcas, se vuelve necesario el llevar a cabo la vigilancia de dichas marcas, a efecto de identificar nuevas solicitudes que pudieran invadir los derechos derivados de dichas marcas por resultar similares a éstas y amparar productos similares. Con dicha vigilancia, se está en posibilidades de promover escritos de oposición que contengan los argumentos y pruebas para que el IMPI niegue el registro de tales marcas propuestas.

La vigilancia de marcas es una labor compleja y que requiere conocimiento y ciertas herramientas tecnológicas, por lo que siempre se vuelve necesario contratar a algún abogado o despacho especialista para tales tareas.

Cesar Ramírez Esteves

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