¿Cómo registro mi marca en Estados Unidos?

Registro de marca en Estados Unidos

Si tienes planes de expandir tu marca a Estados Unidos o ya operas en el mercado estadounidense, registrar tu marca en este país es un paso crucial para proteger tu propiedad intelectual y asegurar el éxito de tu negocio. En este artículo, te guiaremos a través del proceso de «Cómo se Registra una Marca en Estados Unidos«, para que puedas obtener una protección sólida y legal de tu identidad comercial en este importante territorio. ¡Vamos a comenzar!

Paso 1: Realiza una Búsqueda de Marcas

Antes de comenzar el proceso de registro, es vital realizar una búsqueda exhaustiva de marcas existentes en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Esto te ayudará a determinar si existen marcas similares o idénticas a la tuya que puedan generar conflictos al momento de registrarla.

Paso 2: Identifica las Clases de Productos o Servicios

Al igual que en la mayoría de los países, las marcas deben registrarse en categorías específicas de productos o servicios, conocidas como «clases». Identifica cuidadosamente las clases en las que deseas registrar tu marca, ya que cada una requiere una solicitud independiente.

Paso 3: Prepara tu Solicitud de Registro

La solicitud de registro de marca en Estados Unidos se realiza a través del sistema de la USPTO. Es necesario contar con el asesoramiento de un abogado especializado en Propiedad Intelectual para preparar la solicitud de manera adecuada y evitar errores que puedan retrasar o afectar el proceso.

Paso 4: Presenta tu Solicitud de Registro

Tu abogado presentará tu solicitud de registro a través del sistema online de la USPTO. Asegúrate de que se completen todos los campos requeridos y proporcionar la información correcta y actualizada sobre tu marca.

Paso 5: Evaluación y Examen de la Solicitud

Una vez presentada la solicitud, la USPTO realizará un examen para verificar que cumpla con todos los requisitos legales. Si la solicitud es correcta y cumple con los estándares, se publicará para que terceros puedan oponerse a su registro.

Paso 6: Oposiciones y Resolución de Conflictos

Durante el período de publicación, terceros pueden presentar oposiciones a tu solicitud de registro si consideran que afecta sus derechos de propiedad intelectual. Tu abogado especializado en Propiedad Intelectual te ayudará a responder a cualquier oposición y resolver posibles conflictos.

Paso 7: Concesión del Registro

Si no se presentan oposiciones y la solicitud cumple con todos los requisitos, la USPTO concederá el registro de tu marca. A partir de este momento, tu marca estará protegida en Estados Unidos y tendrás derechos exclusivos sobre su uso en las clases registradas.

Conclusión

Registrar tu marca en Estados Unidos es un paso fundamental para proteger tu propiedad intelectual y garantizar el éxito de tu negocio en este mercado. Es importante seguir cuidadosamente cada etapa del proceso, contar con asesoría legal especializada y realizar una búsqueda exhaustiva de marcas existentes antes de presentar tu solicitud.

Esperamos que esta guía te haya sido útil y te deseamos el mejor de los éxitos en tu proceso de registro de marca en Estados Unidos. ¡Protege tu identidad comercial y asegura tu posición en un mercado competitivo! ¡Hasta la próxima!

Cesar Ramírez Esteves

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Cambios en el sistema de Marca en Línea del IMPI

El pasado 19 de agosto, entró en funcionamiento la nueva versión del sistema Marca en Línea del IMPI.

Con esta nueva versión, será posible presentar en línea contestaciones a oficios de requisitos, oficios de anterioridad u otros , aún y cuando la solicitud de registro de marca se hubiese presentado en físico.

Otro de los cambios es que ahora se podrán presentar en línea solicitudes de registro de marca colectiva y marca no tradicional, cosa que no sucedía con el sistema anterior.

Por otro lado, a partir de la mencionada fecha, los trámites podrán ser firmados mediante el uso de la CURP y una contraseña, a diferencia del sistema anterior que sólo permitía el uso de la FIEL (firma electrónica avanzada) para la firma de solicitudes y promociones.

El sistema aún presenta algunas fallas y en mi opinión no es nada intuitivo para el usuario, sin embargo, es un paso más hacia la modernización del sistema de Propiedad Intelectual.

A pesar de lo anterior, siempre recomiendo contar con asesoría especializada de un despacho especialista en Propiedad Intelectual, dado que, cualquier error en el llenado de la solicitud podría retardar considerablemente el proceso o incluso llegar al punto de que sea necesario volver a iniciarlo desde cero.

Cesar Ramírez Esteves.

Abogado especialista en marcas y Propiedad Intelectual en general.

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Nulidad de registro de marca por mala fe en México.

Derivado de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018 mismas que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018, entre otros cambios, se contempla ahora la posibilidad de que cualquier persona con interés jurídico pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, por medio del procedimiento denominado Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.

Si bien anteriormente ya se contemplaba en nuestra ley marcaria una causal de nulidad de mala fe, ésta se limitaba a casos en que la marca había sido obtenida por el agente o distribuidor de una marca extranjera, cuando ésto acontecía sin consentimiento de éste último, sin que se tuviera acción alguna que ejercer en casos como el llamado «secuestro de marcas», es decir, cuando una marca es registrada sin que exista intención alguna de usarla por parte del solicitante, sino que únicamente se tramita con la finalidad de venderlo a su legítimo titular a precios bastante considerables.

A partir de la reforma, ahora es posible promover la acción de nulidad por mala fe también para casos en que el registro de marca se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Otro punto relevante es el hecho de que la acción de nulidad de marca bajo la causal de mala fe podrá promoverse en cualquier momento.

Sin duda esta modificación a nuestra ley de marcas viene a subsanar una omisión importante que veníamos padeciendo en México, con lo cual nuestro sistema queda homologado a la de la mayoría de los países desarollados y en vías de desarrollo.

La recomendación como siempre, es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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«Segundo significado» en el registro de marcas en México

El «segundo significado» o «secondary meaning» se presenta cuando un término descriptivo es utilizado para identificar determinado producto o servicio de modo tal que los consumidores llegan a identificar dichos productos o servicios adquiere el estatus de marca.

En otras palabras, es cuando se presenta la situación de que un término que originalmente no era susceptible de registro como marca, se utiliza para distinguir cierto producto o cierto servicio y por el transcurso del tiempo, el público consumidor comienza a asociar dicho término a tales productos o servicios, al grado que el mismo se vuelve susceptible de convertirse en una marca registrada.

En países como Estados Unidos, dicha figura existe desde hace ya bastantes años, sin embargo, en México era un tema olvidado y que no se había explorado, hasta las más recientes reformas (18 de mayo de 2018), que consideran ya esta posibilidad.

No obstante lo anterior, estamos aún en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes a la referida reforma, que determinen la forma de presentación de solicitudes de registro de marca para términos que impliquen un «segundo significado» o «secondary meaning» ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es de esperarse que se requiere la exhibición de pruebas que acrediten la adquisición de un segundo significado para el término genérico que se pretenda proteger como marca, las cuales podrían consistir en publicidad, facturas que acrediten el volumen de ventas, etcétera.

Resulta muy interesante la inclusión de esta figura a nuestro sistema de Propiedad Intelectual, pero más interesante aún será el ver cómo se implementan las disposiciones reglamentarias al respecto y cómo será que el IMPI maneje este tipo de casos en México, seguro será materia para muchas controversias.

Como para cualquier otro asunto relacionado con marcas o la Propiedad Industrial, recomendamos asesorarse con algún abogado o despacho especialista en la materia.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Nadie pone en duda que Estados Unidos es uno de los mercados más interesantes para casi cualquier producto.

En el caso de México, al ser nuestro país vecino el atractivo se vuelve aún mayor, dada la facilidad geográfica que implica el exportar productos a dicho país, así como la alta demanda que existe en el mismo para los productos mexicanos.

Registro de marca en Estados Unidos: Proceso de registro.

El proceso de registro de una marca comercial en Estados Unidos, en términos generales es muy similar al proceso de registro que se sigue en México: Se presenta ante la oficina de marcas y patentes una solicitud de registro (en el caso de Estados Unidos la denominada United States Patent and Trademark Office o UPSTO por sus siglas), posteriormente dicha solicitud de registro entra a un examen de forma, en el que un examinador verifica que la misma contenga todos los datos necesarios y que no contenga errores; una vez que la marca ha pasado el examen de forma, la solicitud es publicada a efecto de que cualquier tercero que considere que el eventual otorgamiento del registro de la marca le representaría una afectación pueda presentar un escrito de oposición.

Si ninguna oposición es presentada contra la marca solicitada, el registro se concede por parte de la USPTO por un plazo de 10 años, prorrogable por periodos de igual duración.

En términos generales y contrario a lo que podría pensarse, el proceso de registro de una marca en Estados Unidos suele ser un poco más tardado que en el caso de México, siendo que una marca puede demorar de 8 a 12 meses en obtener su certificado de registro, aproximadamente.

Registro de marca en Estados Unidos: Bases de registro.

La diferencia fundamental entre el proceso de registro de una marca en México y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se tiene que señalar, al momento de presentar la solicitud ante la UPSTO, cualquiera de las siguientes bases de registro:

  • USO EFECTIVO EN EL COMERCIO: Bajo esta modalidad, se debe de poder demostrar, al momento de presentarse la solicitud de registro, que la marca ya está siendo utilizada en el comercio de los Estados Unidos, y además, debe de tratarse de comercio «interestatal» es decir, en más de uno de los estados que conforman la unión americana.
  • INTENCIÓN DE USO: En caso de que la marca no esté siendo utilizada en los Estados Unidos, se tiene la opción de solicitar su registro con base en una «intención de uso»,  con la salvedad de que, aún siendo autorizado su registro, éste no será concedido sino hasta una vez que se acredite que la marca se ha comenzado a utilizar en dicho territorio. Se pueden solicitar prórrogas para la comprobación del uso de la marca por un periodo de hasta tres años.
  • REGISTRO CON BASE EN UNA MARCA EXTRANJERA CONCEDIDA O EN TRÁMITE: También es posible basar el registro en Estados Unidos en una marca registrada en el país de origen del solicitante, siempre que dicho país tenga celebrado algún tratado internacional con Estados Unidos que contemple este supuesto. En este caso no es necesario acreditar el uso al momento de presentar la solicitud, pero sí será necesario acompañar el certificado de registro, así como su traducción al inglés. En el caso de que se solicite el registro con base en una solicitud en trámite en el país de origen del solicitante, el registro quedará suspendido hasta que sea emitido el certificado de registro en el país de origen.

Registro de marca en Estados Unidos: Consejos finales.

Si bien cualquier trámite de registro de marca o de Propiedad Intelectual en general implica un grado importante de complejidad, como ya se pudo haber visto, los trámites en Estados Unidos representan un grado adicional dadas las particularidades del mismo, por lo cual siempre será muy importante asesorarse por un abogado especialista en esta materia, para evitar que en lo futuro alguna complicación pueda resultar mucho más costosa.

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Declaración administrativa de infracción ante el IMPI

Declaración de infracción IMPI

Una solicitud de declaración administrativa de infracción ante el IMPI es un procedimiento administrativo promovido por el titular de un derecho de Propiedad Intelectual que se considera afectado por la conducta de un tercero.  En palabras sencillas: es un procedimiento administrativo para atacar la piratería (que también puede combatirse, en algunos casos, mediante un procedimiento penal).

Se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, es decir: existe una solicitud (a la que en la práctica los abogados  especialistas denominamos coloquialmente «demanda«, la que es notificada al presunto infractor (o demandado) se la da oportunidad de contestar dicha demanda, cada una de las partes ofrece sus pruebas, y finalmente se emite una resolución.

La base de la acción puede ser:

  • Una marca registrada
  • Un slogan registrado
  • Una patente
  • Un diseño industrial
  • Un modelo de utilidad
  • Una obra protegida por derechos de autor (de este tema hablaré más a fondo en otro post)

Las consecuencias para el demandado, en caso de que el IMPI declare la infracción, consisten en: la imposición de una multa que puede ir hasta los 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, clausura temporal, o incluso, cárcel, en el caso de reincidencia.

Como se puede ver, una demanda de infracción por asuntos relacionados con marcas u otros derechos de propiedad intelectual es algo muy serio, por lo que si tú te ves en la situación de tener que enfrentar una demanda de este tipo, o por el contrario, requieres presentar un procedimiento en contra de alguna persona, es de suma importancia que elijas y contrates a un abogado especialista en marcas y/o propiedad intelectual.

César Armando Ramírez Esteves

cesar.ramirez@gardhivila.com

www.gardhivila.com

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