Derivado de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018 mismas que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018, entre otros cambios, se contempla ahora la posibilidad de que cualquier persona con interés jurídico pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, por medio del procedimiento denominado Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.

Si bien anteriormente ya se contemplaba en nuestra ley marcaria una causal de nulidad de mala fe, ésta se limitaba a casos en que la marca había sido obtenida por el agente o distribuidor de una marca extranjera, cuando ésto acontecía sin consentimiento de éste último, sin que se tuviera acción alguna que ejercer en casos como el llamado “secuestro de marcas”, es decir, cuando una marca es registrada sin que exista intención alguna de usarla por parte del solicitante, sino que únicamente se tramita con la finalidad de venderlo a su legítimo titular a precios bastante considerables.

A partir de la reforma, ahora es posible promover la acción de nulidad por mala fe también para casos en que el registro de marca se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Otro punto relevante es el hecho de que la acción de nulidad de marca bajo la causal de mala fe podrá promoverse en cualquier momento.

Sin duda esta modificación a nuestra ley de marcas viene a subsanar una omisión importante que veníamos padeciendo en México, con lo cual nuestro sistema queda homologado a la de la mayoría de los países desarollados y en vías de desarrollo.

La recomendación como siempre, es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

Si usted tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en el correo cesar@ramirezesteves.com.mx

[twitter-follow screen_name=’ramirezesteves’]

Si necesitas un especialista en propiedad intelectual haz click aquí.

Si te agradó este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

También puede localizarme en mis oficinas ubicadas en Guadalajara, México.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la nulidad de marca por mala fe?

Es la acción que permite anular un registro obtenido de mala fe, por ejemplo cuando alguien registra una marca conocida de un tercero para aprovecharse de ella o bloquearlo. Cualquier persona con interés jurídico puede solicitarla ante el IMPI.

¿Qué pruebas se necesitan para acreditar la mala fe?

Suelen requerirse evidencias del conocimiento previo de la marca legítima, de la relación entre las partes, del uso anterior del verdadero titular y de la intención de aprovechamiento o bloqueo. La carga probatoria es exigente y conviene prepararla con cuidado.

¿Hay plazo para solicitar la nulidad por mala fe?

Por el carácter del vicio, esta acción no está sujeta a la limitación temporal aplicable a otras causales de nulidad. Aun así, conviene actuar pronto para preservar pruebas y evitar que el infractor consolide derechos.