«Segundo significado» en el registro de marcas en México

El «segundo significado» o «secondary meaning» se presenta cuando un término descriptivo es utilizado para identificar determinado producto o servicio de modo tal que los consumidores llegan a identificar dichos productos o servicios adquiere el estatus de marca.

En otras palabras, es cuando se presenta la situación de que un término que originalmente no era susceptible de registro como marca, se utiliza para distinguir cierto producto o cierto servicio y por el transcurso del tiempo, el público consumidor comienza a asociar dicho término a tales productos o servicios, al grado que el mismo se vuelve susceptible de convertirse en una marca registrada.

En países como Estados Unidos, dicha figura existe desde hace ya bastantes años, sin embargo, en México era un tema olvidado y que no se había explorado, hasta las más recientes reformas (18 de mayo de 2018), que consideran ya esta posibilidad.

No obstante lo anterior, estamos aún en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes a la referida reforma, que determinen la forma de presentación de solicitudes de registro de marca para términos que impliquen un «segundo significado» o «secondary meaning» ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es de esperarse que se requiere la exhibición de pruebas que acrediten la adquisición de un segundo significado para el término genérico que se pretenda proteger como marca, las cuales podrían consistir en publicidad, facturas que acrediten el volumen de ventas, etcétera.

Resulta muy interesante la inclusión de esta figura a nuestro sistema de Propiedad Intelectual, pero más interesante aún será el ver cómo se implementan las disposiciones reglamentarias al respecto y cómo será que el IMPI maneje este tipo de casos en México, seguro será materia para muchas controversias.

Como para cualquier otro asunto relacionado con marcas o la Propiedad Industrial, recomendamos asesorarse con algún abogado o despacho especialista en la materia.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Nadie pone en duda que Estados Unidos es uno de los mercados más interesantes para casi cualquier producto.

En el caso de México, al ser nuestro país vecino el atractivo se vuelve aún mayor, dada la facilidad geográfica que implica el exportar productos a dicho país, así como la alta demanda que existe en el mismo para los productos mexicanos.

Registro de marca en Estados Unidos: Proceso de registro.

El proceso de registro de una marca comercial en Estados Unidos, en términos generales es muy similar al proceso de registro que se sigue en México: Se presenta ante la oficina de marcas y patentes una solicitud de registro (en el caso de Estados Unidos la denominada United States Patent and Trademark Office o UPSTO por sus siglas), posteriormente dicha solicitud de registro entra a un examen de forma, en el que un examinador verifica que la misma contenga todos los datos necesarios y que no contenga errores; una vez que la marca ha pasado el examen de forma, la solicitud es publicada a efecto de que cualquier tercero que considere que el eventual otorgamiento del registro de la marca le representaría una afectación pueda presentar un escrito de oposición.

Si ninguna oposición es presentada contra la marca solicitada, el registro se concede por parte de la USPTO por un plazo de 10 años, prorrogable por periodos de igual duración.

En términos generales y contrario a lo que podría pensarse, el proceso de registro de una marca en Estados Unidos suele ser un poco más tardado que en el caso de México, siendo que una marca puede demorar de 8 a 12 meses en obtener su certificado de registro, aproximadamente.

Registro de marca en Estados Unidos: Bases de registro.

La diferencia fundamental entre el proceso de registro de una marca en México y en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se tiene que señalar, al momento de presentar la solicitud ante la UPSTO, cualquiera de las siguientes bases de registro:

  • USO EFECTIVO EN EL COMERCIO: Bajo esta modalidad, se debe de poder demostrar, al momento de presentarse la solicitud de registro, que la marca ya está siendo utilizada en el comercio de los Estados Unidos, y además, debe de tratarse de comercio «interestatal» es decir, en más de uno de los estados que conforman la unión americana.
  • INTENCIÓN DE USO: En caso de que la marca no esté siendo utilizada en los Estados Unidos, se tiene la opción de solicitar su registro con base en una «intención de uso»,  con la salvedad de que, aún siendo autorizado su registro, éste no será concedido sino hasta una vez que se acredite que la marca se ha comenzado a utilizar en dicho territorio. Se pueden solicitar prórrogas para la comprobación del uso de la marca por un periodo de hasta tres años.
  • REGISTRO CON BASE EN UNA MARCA EXTRANJERA CONCEDIDA O EN TRÁMITE: También es posible basar el registro en Estados Unidos en una marca registrada en el país de origen del solicitante, siempre que dicho país tenga celebrado algún tratado internacional con Estados Unidos que contemple este supuesto. En este caso no es necesario acreditar el uso al momento de presentar la solicitud, pero sí será necesario acompañar el certificado de registro, así como su traducción al inglés. En el caso de que se solicite el registro con base en una solicitud en trámite en el país de origen del solicitante, el registro quedará suspendido hasta que sea emitido el certificado de registro en el país de origen.

Registro de marca en Estados Unidos: Consejos finales.

Si bien cualquier trámite de registro de marca o de Propiedad Intelectual en general implica un grado importante de complejidad, como ya se pudo haber visto, los trámites en Estados Unidos representan un grado adicional dadas las particularidades del mismo, por lo cual siempre será muy importante asesorarse por un abogado especialista en esta materia, para evitar que en lo futuro alguna complicación pueda resultar mucho más costosa.

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Entrevista sobre el Sistema de Oposición al Registro de Marcas en México.

El pasado viernes 06 de Mayo estuvimos en entrevista en el canal OchoTV dentro el programa «Informativo a la carta» hablando sobre la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados al proyecto de Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en el tema del Sistema de Oposición al Registro de Marcas en México.

Aquí la entrevista.

http://www.youtube.com/watch?v=Zi_4uUWc9As&rel=0

 

Cesar Ramírez Esteves

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VIGILANCIA DE MARCAS REGISTRADAS

baywatch

Vivimos en pleno siglo 21. En la era de la información, de la innovación, y aún así, es fecha que en nuestro país aún existe muy poca cultura relacionada con la Propiedad Intelectual.

Hablando de registro de marcas, aún es poco el porcentaje de empresas que se preocupa por dar una adecuada protección a sus activos intangibles.

Ahora bien, si de por si es pobre la cultura de registro en México, mucho más pobre es la cultura de realizar una periódica vigilancia de aquellas marcas que ya cuentan con protección ante el IMPI. Pero veamos en qué consiste la vigilancia de marcas:

Vigilar una marca implica la realización de búsquedas periódicas de marcas registradas o en trámite de registro que resulten idénticas o similares a aquella que se desea vigilar. Estas búsquedas deben realizarse en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior tiene como finalidad ya sea, promover escritos de oposición en aquellos expedientes de marca en trámite que resulten idénticas o similares en grado de confusión a la marca que se vigila, para impedir que el IMPI otorgue el registro, o bien, si la marca que resulta idéntica o similar ya fue concedida por la autoridad, promover una solicitud declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar una vigilancia o monitoreo a nivel comercial, con el fin de identificar desleales competidores que hacen un uso no autorizado de determinada marca registrada y con ello poder iniciar procedimientos de solicitud de declaración administrativa de infracción o incluso procedimientos penales por falsificación de marca.

Debemos de partir de la idea de que no se puede hacer valer los derechos que confiere una marca frente algo que se desconoce.

El costo por la vigilancia de una marca es sumamente bajo si se compara con los grandes beneficios que se pueden llegar a generar a partir de ésta.
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¿Qué es una marca tridimensional?

En posts anteriores habíamos abordado ya el tema de los distintos tipos de marcas cuyo registro permite la legislación en México.

Se había explicado lo correspondiente a las marcas nominativas y a las marcas innominadas. Hoy toca el turno a las marcas tridimensionales.

Una marca tridimensional consiste en una forma tridimensional, como su nombre lo dice, como puede ser el diseño de un empaque, embalaje, o incluso la forma misma de un producto, siempre que sea capaz de distinguirlo de otros de su misma especie.

Es importante tener en cuenta que una marca tridimensional se rige por las mismas normas que las marcas «tradicionales», es decir, debe de tratarse de formas lo suficientemente distintivas, que no sean descriptivas (por ejemplo, un envase en forma de bolígrafo para distinguir justamente bolígrafos), y que no se trate de la forma usual o corriente de los productos.

Hoy en día se ha vuelto cada vez más complicado el obtener el registro de una marca tridimensional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo cual, a pesar de todo, considero positivo, ya que en un principio se concedía el registro a formas tridimensionales que carecían de distintividad, con lo que se fue saturando el registro.

Los criterios actuales obligan a que el diseño tridimensional propuesto a registro como marca cumpla realmente con su función distintiva, y no bastan pequeñas variaciones a diseños ya conocidos, sino que se requiere verdadera novedad y originalidad en los mismos.

Es importante mencionar que la mayoría de diseños que son protegibles bajo la figura de una marca tridimensional, también pueden ser protegidos bajo un diseño industrial ante el propio IMPI o como una obra de arte aplicado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), pero ese será un tema a tratar en futuros posts.

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Nueva edición de clasificación de Niza para registro de marcas.

Clasificacion internacional de Niza

El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la versión 2015 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Esta nueva edición de la clasificación, estará vigente a partir del 1 de Enero de 2015.

Cabe señalar que México es el primer país en publicar la nueva edición de la clasificación en idioma español.

Esta nueva edición, al igual que las anteriores, es el resultado de los trabajos en el marco de las reuniones del Comité de Expertos de Clasificación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI en español o WIPO en inglés), destacando que el IMPI ocupa la vicepresidencia de dicho comité.

Además de lo anterior, el IMPI elaboró una nueva versión de la Lista Complementaria de Productos y Servicios que no se encuentran contenidos en los listados de la Clasificación Internacional, pero que se utilizan en la presentación de solicitudes y mismos que son susceptibles de clasificarse.

Para lo anterior, el IMPI contó con la valiosa colaboración de agrupaciones de abogados tales como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Asociación Mexicana de Protección a la Propiedad Intelectual (AMPPI), la Barra Mexicana Colegio de Abogados y otros expertos en la materia.

La nueva versión de la lista complementaria se forma de 1663 productos y 490 servicios y es una herramienta que facilita la correcta clasificación de los productos y/o servicios al momento de realizar un trámite de registro de marca en México.

(Con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

La recomendación es que siempre te asesores con un abogado especialista en Propiedad Intelectual para asegurarte de que cuentas con la protección idónea y eficaz.

César Armando Ramírez Esteves

cesar.ramirez@gardhivila.com

www.gardhivila.com

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