Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

Importancia de las pruebas de uso para evitar la caducidad de un registro marcario

La protección de una marca registrada no solo se obtiene al momento de su registro, sino que también requiere un uso continuo para mantener su vigencia. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) de México establece que una marca registrada puede caducar si no se demuestra su uso efectivo. En este contexto, las pruebas de uso se convierten en un elemento crucial para evitar la caducidad de un registro marcario.

¿Qué son las pruebas de uso?

Las pruebas de uso son evidencias que demuestran que una marca registrada se ha utilizado de manera continua en el comercio. Estas pruebas pueden incluir facturas, publicidad, empaques, etiquetas, y cualquier otro documento que indique que la marca se ha utilizado en la comercialización de productos o servicios específicos.

Requisitos según la LFPPI

De acuerdo con el Artículo 236 de la LFPPI,  establece que una marca puede ser cancelada si no se ha utilizado durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales se obtuvo su registro y en la forma en que la marca fue registrada.

Importancia de las pruebas de uso

  1. Mantenimiento de derechos exclusivos: Las pruebas de uso aseguran que el titular mantiene los derechos exclusivos sobre la marca, evitando que terceros puedan solicitar la cancelación del registro por falta de uso.
  2. Protección contra infracciones: Un registro marcario vigente y respaldado por pruebas de uso efectivas permite al titular tomar acciones legales contra cualquier infracción, protegiendo así el valor y la reputación de la marca.
  3. Evitar la caducidad: La presentación periódica de pruebas de uso es esencial para cumplir con los requisitos legales y evitar la caducidad del registro. Esto es particularmente importante en mercados competitivos donde la pérdida de una marca puede significar una desventaja significativa.

Consecuencias de no presentar pruebas de uso

La falta de pruebas de uso puede llevar a la caducidad del registro marcario, ante posibles escenarios en los que terceros con interés jurídico lleguen a promover una Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad. Esto no solo implica la pérdida de derechos exclusivos sobre la marca, sino también el riesgo de que otros registren una marca similar, aprovechándose del reconocimiento y reputación previamente establecidos por el titular original.

Recomendaciones para generar un acervo probatorio de uso de marca

Una recomendación para siempre estar protegido ante eventuales procedimientos de infracción sería generar un archivo probatorio para el que se sigan las siguientes recomendaciones:
  1. Reunir la documentación: Compilar toda la evidencia que demuestre el uso continuo de la marca en el comercio. Esto puede incluir facturas, anuncios, catálogos, empaques, entre otros.
  2. Tener particular cuidado con la emisión de facturas: Al constituir las facturas la prueba reina en procedimientos de caducidad, es muy importante que se incluya la o las marcas en cuestión en el concepto de las facturas, en el caso de marcas de productos o en el membrete de éstas en el caso de servicios.
  3. Usar las marcas tal y como fueron registradas: La variación del diseño de la marca respecto a aquel que fue originalmente registrado puede tener como consecuencia la pérdida del derecho.
  4. Llevar a cabo certificaciones de hechos. A efecto de robustecer el caudal probatorio, se sugiere la práctica de una certificación de hechos por parte de notario o fedatario cada determinado tiempo, a efecto de que se de fe tanto de la comercialización de los productos o servicios, como de la existencia de sitios web o demás elementos que apoyen a acreditar el uso de una o varias marcas.

Conclusión

La importancia de las pruebas de uso en la protección de una marca registrada no puede subestimarse. Cumplir con los requisitos de la LFPPI no solo garantiza la vigencia del registro, sino que también fortalece la posición del titular frente a posibles infracciones y disputas. Las empresas deben estar atentas a estos requisitos y mantener una documentación adecuada para proteger sus activos de propiedad intelectual. Para más información sobre cómo presentar pruebas de uso y mantener sus registros marcarios, visite nuestro blog regularmente y manténgase al tanto de las últimas actualizaciones en la legislación de propiedad intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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Caducidad parcial de marca
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Caducidades parciales de marca

La protección efectiva de una marca es esencial para diferenciar tus productos o servicios en el competitivo mercado mexicano. Un concepto crucial que todo titular de marca debe comprender es la caducidad parcial del registro, que puede afectar significativamente tus derechos de propiedad intelectual si no se maneja correctamente.

¿Qué Significa la Caducidad Parcial de una Marca?
La caducidad parcial se refiere a la pérdida de protección legal de una marca en determinados productos o servicios para los que no se logre demostrar su uso efectivo. Según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es imperativo utilizar la marca de forma constante. De no hacerse en un periodo de tres años consecutivos para todos los productos o servicios que la marca distingue, ésta podría ser susceptible a ser declarada parcialmente caduca.

Causas Principales de la Caducidad Parcial
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) puede iniciar un procedimiento de caducidad, ya sea a solicitud de un tercero interesado o de oficio. Las principales causas incluyen:

Falta de uso: La marca debe ser utilizada activamente en el comercio para los productos o servicios registrados.
Uso insuficiente: Debes proveer evidencia concreta del uso de la marca, como campañas publicitarias, facturación o distribución en el mercado.

Impacto y Consecuencias
No usar la marca como se debe puede llevar a que partes de tu registro queden desprotegidas, permitiendo que terceros registren la misma marca para categorías abandonadas. Esto diluye la exclusividad y el valor de tu marca en el mercado.

Estrategias para Prevenir la Caducidad
Monitoreo constante: Vigila el uso de tu marca en todos los productos o servicios protegidos por el o los registros.
Mantenimiento de evidencia: Documenta exhaustivamente cualquier forma de uso comercial de la marca.
Revisión estratégica: Evalúa periódicamente la relevancia de mantener registradas todas las categorías de productos o servicios bajo tu marca.

Conclusión
La caducidad parcial de una marca no solo representa un riesgo legal, sino también una oportunidad para revisar y reforzar tu estrategia de marca, asegurándote así de tus prácticas comerciales y legales cumplen con los requisitos para mantener tus registros vigentes y efectivos.

Cesar Ramírez Esteves

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abogado para registro de marca en Estados Unidos
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¿Se requiere contar con un abogado Nortemericano para el registro marcas en Estados Unidos?

 

Muchos empresarios tienen la duda si es necesario contratar a un abogado nortemericano para tramitar un registro de marca en Estados Unidos. Desde el 03 de agosto de 2019, la respuesta es: definitivamente sí.

La Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) después de un análisis profundo, se percató que en su gran mayoría, las marcas cuyos solicitantes eran personas fuera de los Estados Unidos, no eran promovidas por abogados o agentes de dicho país, y aún y cuando en algunas ocasiones esos trámites prosperaban, en la mayoría de los casos, los mismos presentaban gran cantidad de errorres, debido, principalmente, a la falta de conocimiento y experiencia en la práctica estadounidense de aquellas personas que presentaban los trámites.

Para evitar esta situación, que desde luego representaba una carga administrativa para la UPSTO, fue que se emitieron nuevas reglas, mismas que entraron en vigor a partir del día 03 de Agosto de 2019 y en virtud de las cuales, cualquier persona que pretende solicitar una marca en Estados Unidos y tenga su domicilio o residencia fuera de dicho país, deberá de ser representado en el trámite por un abogado norteamericano. Lo mismo aplicará para trámites que estuvieran en trámite al momento de la entrada en vigor de tales reglas, caso en el cual, la próxima actuación ante la USPTO deberá de ser por medio de un abogado o despacho norteamericano, ya que de lo contrario, se considerarán como abandonada las solicitudes que no cumplan con tal requisito.

En nuestro despacho hemos generado estrechas relaciones con nuestros abogados corresponsales en Estados Unidos, lo cual nos permite ofrecer tarifas por demás competitivas para trámites de registro de marca o cualquier otro trámite ante la USPTO.

Cesar Ramírez Esteves.

Abogado especialista en marcas y Propiedad Intelectual en general.

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Cómo registrar una marca en la Unión Europea

Marcas Europeas

Una duda muy común que se presenta en nuestros clientes es sobre sí un registro de marca brinda de protección a la misma en todos los páises. Como ya se ha mencionado muchas veces en este blog, como regla general, la protección que brinda un registro de marca es territorial, lo que implica que si se desea tener protección en algún país distinto a aquel en que se obtuvo el registro, será necesario acudir, país por país a solicitar la protección respectiva.

Una de las excepciones a dicha regla la representa la hoy llamada Marca Europea (Ver post sobre cambio de nombre), mediante la cual es posible, mediante una única solicitud de registro, tener la posibilidad de contar con protección en hasta 28 países, es decir, no todos los países europeos, pero sí todos los que conforman la Unión Europea.

Con base en lo anterior, los países en los que una marca europea tendría protección serían: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido (hasta el momento en que se escribe este blog, no ha quedado perfectamente definido que sucederá con el tema de marcas europeas después del Brexit).

Los países que no quedarían amparados por un registro de marca europea serían: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Liechtenstein, Moldova, Mónaco, Noruega, Rusia, San Marino, Suiza, Ucrania, Estado de la Ciudad del Vaticano.

Como puede verse la Marca de la Unión Europea o simplemente Marca Europea, representa una interesante alternativa para empresas que desean incursionar en mercados europeos y desean simplificar los trámites de registro de sus marcas en dicho continente.

Cesar Ramírez Esteves.

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¿Debo registrar mi marca en Estados Unidos?

Muchas personas llegan a nuestro despacho dudosos sobre sí deberían o no registrar su marca en los Estados Unidos.

Para nadie es ajeno que Estados Unidos representa uno de los mercados más atractivos para cualquier producto o servicio. Si a eso sumamos el hecho de que México sea vecino de dicho país, tendremos como consecuencia que una gran cantidad de empresas y personas tengan la intención de exportar sus productos hacia dicho mercado; no obstante, también es un dato generalmente conocido el alto grado de respeto que existe allá hacia la Propiedad Intelectual y las graves consecuencias que podría conllevar el que se llegara a considerar que existe una violación a una marca registrada.

Debemos recordar que un registro de marca conlleva varias funciones. Por un lado tenemos el de otorgar un derecho de exclusividad en su uso a su titular, pero por otro lado, está la garantía de no invadir derechos de terceros.

Con base en lo anterior, la recomendación sería definitivamente siempre que se pretenda comercializar un producto en Estados Unidos, proceder con los registros de marca respectivos en las clases que correspondan.

Igualmente será necesario registrar la marca en dicho país, cuando se pretenda, por ejemplo, fabricar un producto allá, para su posterior importación a México, dado que se también se entenderá que una marca está en uso, cuando los productos que ésta distinguen están destinados a la exportación.

En conclusión, a efecto de evitar dolores de cabeza y graves problemas legales, siempre que se pretenda exportar hacia Estados Unidos algún producto o servicio, o cuando en su caso, se pretenda fabricar allá algún bien para su posterior importación hacia el país, será recomendable llevar a cabo el trámite de registro de marca.

 En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados expertos en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Nulidad de registro de marca por mala fe en México.

Derivado de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018 mismas que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018, entre otros cambios, se contempla ahora la posibilidad de que cualquier persona con interés jurídico pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, por medio del procedimiento denominado Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.

Si bien anteriormente ya se contemplaba en nuestra ley marcaria una causal de nulidad de mala fe, ésta se limitaba a casos en que la marca había sido obtenida por el agente o distribuidor de una marca extranjera, cuando ésto acontecía sin consentimiento de éste último, sin que se tuviera acción alguna que ejercer en casos como el llamado «secuestro de marcas», es decir, cuando una marca es registrada sin que exista intención alguna de usarla por parte del solicitante, sino que únicamente se tramita con la finalidad de venderlo a su legítimo titular a precios bastante considerables.

A partir de la reforma, ahora es posible promover la acción de nulidad por mala fe también para casos en que el registro de marca se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Otro punto relevante es el hecho de que la acción de nulidad de marca bajo la causal de mala fe podrá promoverse en cualquier momento.

Sin duda esta modificación a nuestra ley de marcas viene a subsanar una omisión importante que veníamos padeciendo en México, con lo cual nuestro sistema queda homologado a la de la mayoría de los países desarollados y en vías de desarrollo.

La recomendación como siempre, es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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