Uno de los más importantes cambios que se han dado recientemente en el sistema de Propiedad Industrial en México consiste en la inclusión en nuestro sistema marcario de la figura denominada «distintividad adquirida» o «secondary meaning», un concepto que ya se contempla desde hace bastantes años en otras legislaciones, por ejemplo, en la estadounidense.
Como ya es sabido, para que una marca sea registrable, se requiere que se trate de un signo capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie, es decir, se requiere que la misma goce de DISTINTIVIDAD.
Con base en lo anterior, una denominación que se conforme únicamente por elementos descriptivos o de uso común no sería registrable como marca, por carecer de distintividad. Una excepción a esta prohibición la representa la figura de la «distintividad adquirida» o «secondary meaning» que consiste en la posibilidad de que la autoridad otorgue el registro a términos con dichas características, siempre que dichos términos o signos hayan adquirido un nuevo significado derivado del uso de éste como marca, su promoción, publicidad, etcétera.
Con base en lo expuesto, en el sistema marcario actualmente vigente, la distintividad de la marca puede ser inherente a la misma, o adquirida mediante su uso.
Un ejemplo de marca a la que le pudiera aplicar la figura de «distintividad adquirida» podría ser THE HOT YOGA STUDIO, cuya traducción al español sería EL ESTUDIO DE YOGA CALIENTE, lo cual, evidentemente sería descriptivo y por tanto, carente de distintividad, sin embargo, podría darse el caso de que por la inversión de publicidad y posicionamiento de la marca en el mercado ésta hubiera adquirido un «segundo significado» que distinguiera sus servicios de otros de su misma especie, caso en el cual podría ser registrada si se demuestra tal situación.
Según las reformas, tanto a la Ley de la Propiedad Industrial, como a su reglamento, cuando se pretenda el registro de una marca que haya adquirido un carácter distintivo por el uso de ésta en el comercio en México, así se deberá de indicar en la solicitud y acompañar la documentación que lo acredite. El problema es que no se especifica qué tipo de documentación es la que debe acompañarse, sin embargo, en pláticas con las autoridades del IMPI se ha comentado que la documentación podría ser de la misma naturaleza de la que se acompaña a una solicitud de declaratoria de notoriedad, es decir, estudios de mercado, certificaciones de hechos, publicidad, etcétera.
Habrá que ver como se van dando los registros de marcas bajo esta figura, y qué tan flexibles o rígidos serán los criterios del IMPI, al tratarse de una figura tan nueva en nuestra legislación.
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Cesar Ramírez Esteves
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