¿Necesito un abogado para registrar mi marca?

La respuesta a esta pregunta es muy subjetiva.

Necesitar, necesitar, asi como necesitar, NO. Sin embargo si es MUY importante contar con asesoria de un especialista al momento de solicitar un registro de marca por lo siguiente:

Desde que existen los formatos estandarizados para la solicitud de un registro de marca (los que proporciona el IMPI) las personas creen que se trata de un simple trámite como cualquier otro, en el que únicamente se requiere llenar espacios en blanco, y por lo tanto se les hace un exceso y hasta una tontería el contratar asesoría de un abogado para lo mismo.

A lo anterior debemos sumarle el hecho de que a cualquier persona que se presente en las oficinas del IMPI, el personal de dicho instituto le brinda «asesoría«, con lo cual se refuerza la creencia de que pagarle a un abogado por su asesoría es tirar el dinero a la basura.

A pesar de lo anterior, es necesario tener en cuenta varias cosas:

  1. El personal que se encuentra brindando asesoria en las oficinas del IMPI, en muchas ocasiones se trata de estudiantes prestando su servicio social, lo cual implica que la persona que brinda la «asesoría» tenga practicamente nulos conocimientos y practica en la materia de Propiedad Intelectual ( hay honrrosas excepciones a esta regla, donde las personas son sumamente capaces, pero son raras).
  2. El IMPI es una institución de buena fe, lo que implica que si nosotros manifestamos un dato en la solicitud, ellos no van a verificar que dicho dato sea verídico, con lo cual pudieran conceder registros aun en base a datos incorrectos o falso.
  3. El mas importante… lograr el registro de una marca y contar con el título no implica que nadie nos pueda quitar ya nuestra marca.

A nuestra oficina han llegado gran cantidad de personas que, asombradas, nos manifiestan que otra persona ha demandado ante el IMPI la nulidad de su registro de marca en base a datos falsos contenidos en la solicitud. La mayoría de los casos el problema lo da la fecha de primer uso manifestada.

La fecha de primer uso, un dato que, a simple vista pudiera no tener ninguna complicación, suele ser la razón de la pérdida de cientos de registros por falta de una debida asesoría. Muchas personas manifiestan una fecha de primer uso en su solicitud que nada tiene que ver con la definición de uso que dicta el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Muchas veces ponen como esa fecha la de su alta en Hacienda, o la fecha en que mandaron hacer su papelería, la fecha en que abrieron su tienda, etcétera… GRAVE ERROR!!!, gracias a eso otras personas se quedan con sus marcas después de años y años de inversión.

El derecho de las marcas ( y en general, el derecho de la Propiedad Intelectual) es sumamente engañoso, ya que a primera vista pudiera parecer sumamente sencillo, pero lo cierto es que es un area de alto grado de especialidad, que suele poner en apuros INCLUSO A ABOGADOS, que no tienen la especialización requerida.

Por lo anterior, yo te invito a que si tienes algún asunto relacionado con marcas o propiedad intelectual, evites intentar ahorrarte unos pesos y acudas a un abogado especialista. Recuerda que hoy, más que nunca, lo bienes intangibles tienen más valor incluso que los tangibles!!!

Cesar Ramírez Esteves

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Secretos Industriales en Mexico

Una figura que considero muy poco explotada en nuestro país, a pesar de su gran importancia dentro del sistema de Propiedad Intelectual es la de los secretos industriales.

En México, se contempla en nuestra legislación a partir de 1991.

Según el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial ” se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

Por lo tanto, los requisitos para que exista un secreto industrial son:

  1. Que la información sea de aplicación industrial y/o comercial.
  2. Que otorgue o ayude a mantener una ventaja competitiva y económica frente a terceros.
  3. Que se hayan adoptado las medidas necesarias para conservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Por otro lado, el artículo 83 de la misma ley establece la obligación de que dicha información conste necesariamente en un soporte material, tal como papel, disco compacto, unidad de almacenamiento masivo, etcétera.

En lo referente a que ” se hayan adoptado las medidas necesarias para conservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma” muchas personas creen que dicho requisito se satisface con la mera firma de convenios de confidencialidad, lo cual, en nuestra experiencia, nos ha demostrado que no es suficiente al momento de querer ejercer acciones de carácter penal contra la persona que ha violado secretos industriales, pues como bien lo señala la ley, también se requiere que se conserve el acceso restringido a la información confidencial considerada como secreto industrial. Por lo tanto, se requiere además tomar medidas tales como la implementación de contraseñas para el acceso a redes o equipos donde se contiene dicha información, resguardar dicha información en un “cuarto seguro”, “clasificar” la información, registro de entradas y salidas de personal a las instalaciones de la organización, etcétera.

La ventaja de los secretos industriales frente a otras figuras como podrían ser las patentes es que no estamos sujetos a temporalidad alguna, ya que la ley protege los secretos industriales en tanto no se pierda su confidencialidad. Tampoco estamos sujetos a la territorialidad pues la protección puede llegar a ser a nivel mundial, en oposición a las patentes, las cuales solo nos brindan protección en aquellos países en los cuales se siguen los tramites y se logran obtener éstas.

Como desventaja de esta figura podemos mencionar que para gozar de protección el manejo de la información se vuelve un tema por demás delicado y sensible, se debe crear conciencia en los empleados de la organización y estar monitoreando constantemente que se sigan las políticas de confidencialidad adoptadas por ésta,

Por otro lado, los secretos industriales constituyen una interesante alternativa para la protección de información no patentable, como pudiera ser: recetas de comida, lista de clientes, lista de proveedores, estudios de mercado, proyectos de crecimiento, nuevos lanzamientos de productos, etcétera.

Finalmente cito como el ejemplo más famoso de secreto industrial el de la fórmula de la COCA-COLA, mismo que hasta la fecha se mantiene vigente.

En VILA ABOGADOS hemos desarrollado un sistema de confidencialidad para la protección de secretos industriales que ha demostrado ser sumamente eficaz.

Cesar Ramírez Esteves

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La Clasificación Internacional de Niza para el registro de las marcas

La Clasificación de Niza es resultado de un tratado internacional multilateral, y que es comúnmente conocido como el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

El tratado internacional anteriormente mencionado ha sido suscrito por 88 países sin embargo la clasificación de Niza es utilizada también por más de 70 oficinas de marcas en distintos países aunque éstos no han firmado el tratado, lo anterior derivado de la utilidad practica de la Clasificación.

El objetivo de la Clasificación de Niza es la presentación de las solicitudes de registro de marca bajo un solo esquema de clasificación. Con ello la elaboración de solicitudes se simplifica considerablemente al tener una clasificación uniforme que es aceptada en tres cuartas partes del mundo, por lo que cuando se procede a registrar una marca la Ley exige que se especifique la clase para la cual se pretende registrar la marca y la lista de productos o servicios a proteger

La Clasificación de Niza se integra por una lista de clases, cada una de estas clases contiene una nota en donde se explica la generalidad de cada uno de los productos o servicios contenidos en éstas.

Las clases marcarías se agrupan de un conjunto de productos o servicios que por lo general tienen una relación entre si ya sea por su tipo de material, función de su uso o por el tipo de servicio que se pretende prestar.

Existen 45 clases; siendo estás 34 clases de productos y 11 mas de servicios. La clasificación se puede revisar de dos maneras, la primera es por división de clases, es decir, analizar cada una de las clases para concluir en que cual de estas se puede proteger una marca, y la segunda, es por medio de una lista alfabética para con mayor facilidad distinguir los rubros en que una marca puede ser registrada, La lista contiene aproximadamente 10,000 indicaciones de productos y 1,000 de servicios.

Si los productos o servicios abarcan mas de una clase, los especialistas recomendamos registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizar o en su defecto en las que se esta utilizando, esto con el objetivo de obtener una protección global y para darle un mayor valor a la marca.

La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada, pudiendo coexistir dos marcas idénticas en clases distintas, ejemplo: una persona puede tener registrada la marca “GORILA” en la clase 33 protegiendo los productos de Bebidas Alcohólicas, y otra persona puede tener la misma denominación “GORILA” para la clase 25 amparando los productos de Calzado, Vestuario, y Sombrerería. Sin embargo también existen clases muy amplias en las que pueden coexistir dos marcas similares en grado de confusión incluidas en una misma clase protegiendo productos o servicios que no guarden relación entre si, ejemplo: las marca “EL GENERAL” en la clase 29 protegiendo yogurt y a su vez dentro de la misma clase proteger filete de pescado.

Por otro lado también es importante señalar que aunque los productos a proteger se encuentren agrupados en distintas clases han existido criterios de las autoridades marcarías que señalan que no se pueden coexistir las marcas en distintas clases cuando los productos se consideren relacionados, ejemplo el registro de la marca “RESBALÓN” para proteger cerveza en la clase 32 y a su vez proteger “RESBALÓN” en la clase 33 para proteger tequila.

De lo anteriormente señalado es indispensable resaltar que cuando usted vaya a registrar una marca se asesore con un especialista en Propiedad Industrial y que tenga pleno conocimiento de la Clasificación Internacional de Niza para que tenga una adecuada protección en el ámbito marcario.

Cesar Ramirez Esteves

Si usted tiene alguna duda, no dude en contactarme al correo cesar.ramirez@gardhivila.com o en el sitio de nuestro despacho  www.vila.com.mx

También estoy a sus órdenes en mi oficina en Guadalajara