Nulidad de registro de marca por mala fe en México.

Derivado de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018 mismas que entrarán en vigor el próximo 10 de agosto de 2018, entre otros cambios, se contempla ahora la posibilidad de que cualquier persona con interés jurídico pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, por medio del procedimiento denominado Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.

Si bien anteriormente ya se contemplaba en nuestra ley marcaria una causal de nulidad de mala fe, ésta se limitaba a casos en que la marca había sido obtenida por el agente o distribuidor de una marca extranjera, cuando ésto acontecía sin consentimiento de éste último, sin que se tuviera acción alguna que ejercer en casos como el llamado «secuestro de marcas», es decir, cuando una marca es registrada sin que exista intención alguna de usarla por parte del solicitante, sino que únicamente se tramita con la finalidad de venderlo a su legítimo titular a precios bastante considerables.

A partir de la reforma, ahora es posible promover la acción de nulidad por mala fe también para casos en que el registro de marca se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Otro punto relevante es el hecho de que la acción de nulidad de marca bajo la causal de mala fe podrá promoverse en cualquier momento.

Sin duda esta modificación a nuestra ley de marcas viene a subsanar una omisión importante que veníamos padeciendo en México, con lo cual nuestro sistema queda homologado a la de la mayoría de los países desarollados y en vías de desarrollo.

La recomendación como siempre, es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Marcas de certificación en México.

Ya hemos comentado en posts anteriores respecto de algunos de los cambios que trajo consigo la  más reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Una de las referidas novedades en nuestra legislación marcaria, es la posibilidad de proteger ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las denominadas Marcas de Certificación, que anteriormente no estaban contempladas en nuestro país.

Una marca de certificación, según lo define el reformado artículo 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

I.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;

III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y

IV.- El origen geográfico de los productos.

Además de los requisitos ordinarios para cualquier solicitud de registro de marca, en el caso de las solicitudes de registro para marcas de certificación, se deberá de indicar:

  • Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;
  • El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;
  • Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;
  • El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
  • La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
  • La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
  • En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y
  • Las demás que estime pertinentes el solicitante.

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.  Por otro lado, solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.

Como ejemplos de marcas de certificación tenemos a la marca WOOLMARK  Resultado de imagen para woolmark, que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.

Tenemos también el caso de la marca UL  UL Mark.svg de Underwriters Laboratories, la cual ofrece certificaciones de seguridad para los aparatos y componentes eléctricos.

En ocasiones existe confusión entre las marcas colectivas y las marcas de certificación, sin embargo, podríamos decir que la diferencia fundamental entre una y otra figuras sería la primera sólo puede ser utilizada por un grupo específico de  personas o empresas como,  como podría ser,  los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser usada por toda persona física o moral que cumpla con las reglas establecidas por el titular de la marca.

En caso de estar interesado ya sea en la obtención de un registro de marca de certificación o en la obtención de autorización para el uso de una ya registrada, la recomendación es acercarse a despachos de abogados especialistas en Propiedad Intelectual para evitar complicaciones.

Cesar Ramírez Esteves

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Cartas consentimiento para el registro de marcas en México

En esta publicación del día 7 de enero de 2011, comentaba que, contrario a lo que había sucedido durante años en nuestro sistema de Propiedad Intelectual, y particularmente en lo relativo al registro de marcas en nuestro país, los criterios tanto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se habían visto modificados, siendo el caso que ni los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento venían siendo aceptadas en los últimos años, ésto bajo el argumento de brindar de seguridad y certeza al público consumidor y de que dichos documentos ni siquiera se encontraban estipulados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, el publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entrará en vigor el día 10 de agosto de 2018, se abre nuevamente esta posibilidad, siendo que ahora, el último párrafo del artículo 90 de la citada ley establece lo siguiente:

«No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.»

Por su parte, las fracciones XVIII, XIX y XX, del mencionado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen:

Artículo 90:

No serán registrables como marca:

(…)

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
XX.- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;
Como puede verse, de la simple lectura de la redacción del artículo reformado, se podría interpretar que en caso de que se dé consentimiento por parte del tercero que pudiera verse afectado por el otorgamiento de una marca propuesta a registro, el IMPI no podría objetar dicho consentimiento, sin embargo, aún estamos en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias relacionadas con los artículos reformados, lo cual debería ocurrir antes del 31 de julio de 2018.
Sin duda, esta es otra de las grandes novedades que trajo consigo la reforma a nuestra legislación en materia de marcas que vendrá a revolucionar nuestro sistema de Propiedad Intelectual en México.
No obstante lo anterior, como siempre la recomendación es que antes de tomar cualquier acción o decisión, se consulte el asunto con algún despacho de abogados especialistas en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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Sistema de oposición al registro de marcas en México

oposiciones de marca en mexico

El pasado 28 de Abril el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 432 votos el proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se crea el “sistema de oposición al registro de marcas”. Ahora sólo resta la promulgación y publicación por parte del Ejecutivo Federal. Una vez cumplido lo anterior, la reforma entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El propósito de esta reforma es el dar la oportunidad de que personas o empresas que consideren que sus derechos de Propiedad Industrial pudieran verse invadidos en caso de concederse el registro de determinada marca, tengan una oportunidad de presentar argumentos a la Autoridad en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo al examen de fondo que se realice a la solicitud, mismos que podrán ser considerados al momento de emitir la resolución correspondiente.

Otro de los propósitos de esta reforma es el disminuir el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, al menos por la causal de que el registro haya sido otorgado por error o inadvertencia de la autoridad.

Durante muchos años, las oposiciones al registro de marcas existían de facto, es decir, en la práctica era común que si se tenía conocimiento de la existencia de una solicitud de registro de marca, en cualquier momento previo al resultado del examen de fondo se presentaban escritos en los que titulares de marcas previamente registradas que consideraban que la marca en trámite resultaba similar a la o las marcas de su propiedad exponían sus argumentos a la autoridad con miras a que ésta emitiera un oficio de anterioridad, y eventualmente negara el registro en cuestión.

Ahora la reforma viene a regular una práctica que como se mencionaba, de facto ya se daba en nuestro sistema marcario, pero dotándola obviamente de ciertas normas y plazos que ahora los opositores deberán cumplir, lo que traerá desde luego mayor certidumbre a todos los usuarios de dicho sistema.

Con estos cambios, nuestro país viene a estandarizar su sistema de registro con el de la mayoría de los países del mundo, lo que ya se veía venir desde la entrada en vigor del Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas.

Cesar Ramírez Esteves

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