Importancia de las pruebas de uso para evitar la caducidad de un registro marcario

La protección de una marca registrada no solo se obtiene al momento de su registro, sino que también requiere un uso continuo para mantener su vigencia. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) de México establece que una marca registrada puede caducar si no se demuestra su uso efectivo. En este contexto, las pruebas de uso se convierten en un elemento crucial para evitar la caducidad de un registro marcario.

¿Qué son las pruebas de uso?

Las pruebas de uso son evidencias que demuestran que una marca registrada se ha utilizado de manera continua en el comercio. Estas pruebas pueden incluir facturas, publicidad, empaques, etiquetas, y cualquier otro documento que indique que la marca se ha utilizado en la comercialización de productos o servicios específicos.

Requisitos según la LFPPI

De acuerdo con el Artículo 236 de la LFPPI,  establece que una marca puede ser cancelada si no se ha utilizado durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales se obtuvo su registro y en la forma en que la marca fue registrada.

Importancia de las pruebas de uso

  1. Mantenimiento de derechos exclusivos: Las pruebas de uso aseguran que el titular mantiene los derechos exclusivos sobre la marca, evitando que terceros puedan solicitar la cancelación del registro por falta de uso.
  2. Protección contra infracciones: Un registro marcario vigente y respaldado por pruebas de uso efectivas permite al titular tomar acciones legales contra cualquier infracción, protegiendo así el valor y la reputación de la marca.
  3. Evitar la caducidad: La presentación periódica de pruebas de uso es esencial para cumplir con los requisitos legales y evitar la caducidad del registro. Esto es particularmente importante en mercados competitivos donde la pérdida de una marca puede significar una desventaja significativa.

Consecuencias de no presentar pruebas de uso

La falta de pruebas de uso puede llevar a la caducidad del registro marcario, ante posibles escenarios en los que terceros con interés jurídico lleguen a promover una Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad. Esto no solo implica la pérdida de derechos exclusivos sobre la marca, sino también el riesgo de que otros registren una marca similar, aprovechándose del reconocimiento y reputación previamente establecidos por el titular original.

Recomendaciones para generar un acervo probatorio de uso de marca

Una recomendación para siempre estar protegido ante eventuales procedimientos de infracción sería generar un archivo probatorio para el que se sigan las siguientes recomendaciones:
  1. Reunir la documentación: Compilar toda la evidencia que demuestre el uso continuo de la marca en el comercio. Esto puede incluir facturas, anuncios, catálogos, empaques, entre otros.
  2. Tener particular cuidado con la emisión de facturas: Al constituir las facturas la prueba reina en procedimientos de caducidad, es muy importante que se incluya la o las marcas en cuestión en el concepto de las facturas, en el caso de marcas de productos o en el membrete de éstas en el caso de servicios.
  3. Usar las marcas tal y como fueron registradas: La variación del diseño de la marca respecto a aquel que fue originalmente registrado puede tener como consecuencia la pérdida del derecho.
  4. Llevar a cabo certificaciones de hechos. A efecto de robustecer el caudal probatorio, se sugiere la práctica de una certificación de hechos por parte de notario o fedatario cada determinado tiempo, a efecto de que se de fe tanto de la comercialización de los productos o servicios, como de la existencia de sitios web o demás elementos que apoyen a acreditar el uso de una o varias marcas.

Conclusión

La importancia de las pruebas de uso en la protección de una marca registrada no puede subestimarse. Cumplir con los requisitos de la LFPPI no solo garantiza la vigencia del registro, sino que también fortalece la posición del titular frente a posibles infracciones y disputas. Las empresas deben estar atentas a estos requisitos y mantener una documentación adecuada para proteger sus activos de propiedad intelectual. Para más información sobre cómo presentar pruebas de uso y mantener sus registros marcarios, visite nuestro blog regularmente y manténgase al tanto de las últimas actualizaciones en la legislación de propiedad intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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El litigio por Derechos de Autor más famoso en la historia de la música: Queen vs. Vanilla Ice por «Ice Ice Baby».

En la industria de la música, uno de los casos más notorios de plagio y litigio por derechos de autor fue el enfrentamiento entre Vanilla Ice y Queen y David Bowie por la canción «Under Pressure». En este post exploraremos los detalles de este caso y su impacto en la Propiedad Intelectual.

«Under Pressure» es una canción icónica de Queen y David Bowie, que fuera lanzada en 1981,  y que presenta una característica línea de bajo, así como una melodía inolvidable.

En 1990, Vanilla Ice lanzó al mercado su exitoso sencillo «Ice Ice Baby», mismo que rápidamente se convirtió en un éxito en todo el mundo. La canción también presentaba una línea de bajo memorable y una melodía pegajosa, sin embargo, pronto surgieron rumores de que Vanilla Ice había plagiado la canción «Under Pressure».

La demanda fue presentada por los representantes de Queen y Bowie, argumentando que la canción «Ice Ice Baby» violaba los derechos de autor de «Under Pressure». Vanilla Ice en un inicio negó las acusaciones, pero tiempo después de que se demostró que la línea de bajo era idéntica, llegó a un acuerdo con los demandantes para evitar así ir a juicio. El acuerdo permitió a Vanilla Ice el sample de «Under Pressure» en «Ice Ice Baby», pero también implicó que Queen y Bowie obtuvieran una parte de las regalías sobre la canción.

Este caso tuvo un gran impacto en la industria de la música y en la protección de los derechos de autor. Demostró, por ejemplo,  la importancia de reconocer y respetar la propiedad intelectual, y que las consecuencias del plagio pueden llegar a ser graves. También condujo a un mayor escrutinio sobre el uso de samples y la necesidad de obtener autorización y pagar regalías por el uso de material con derechos de autor.

En conclusión, el caso de Vanilla Ice y Queen y David Bowie es un claro ejemplo de cómo la propiedad intelectual y los derechos de autor pueden y deben ser protegidos y aplicados en la industria de la música. A través de la resolución de este caso, se estableció un precedente importante en la protección de los derechos de autor y el uso legal de material con derechos de autor.

Cesar Ramírez Esteves.

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Demanda o litigio por el uso de la imagen de una persona

ión De conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, el retrato ( o imagen) de una persona solamente puede ser utilizado con su consentimiento expreso y por escrito, por lo tanto,  si una persona ya sea física o moral utiliza la imagen o el retrato de una persona sin su consentimiento está cometiendo una violación a dicha disposición legal, lo que se traduce en una infracción administrativa (multa), por lo que en dichos casos se estaría facultado para iniciar una demanda (solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio, es decir, un litigio) según lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin embargo, por disposición del artículo 232 de la propia Ley Federal del Derecho de Autor, este tipo de procedimientos son ventilados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien brinda el apoyo técnico al Instituto Federal del Derecho de Autor para tramitar este tipo de asuntos, pues  el Instituto Nacional del Derecho de Autor, no cuenta con los recursos económicos ni humanos para tramitar este tipo de asuntos.

Es muy importante saber que si una persona toma una fotografía de nuestra persona esto no lo faculta para poder utilizarla en cualquier medio, ni para cualquier fin.

El derecho de imagen es uno los derechos inherentes a la persona humana por lo tanto nadie tiene derecho a utilizar la misma si no ha habido un consentimiento expreso y por escrito del titular de dicho retrato es decir de la persona a la que le corresponde dicha imagen.

Han sido muy sonados los casos tanto a nivel nacional como internacional en los que algunas empresas importantes se han visto en la necesidad de pagar grandes cantidades de dinero a personas cuya imagen utilizaron para comercializar y promocionar sus productos sin contar con el consentimiento expreso de éstas.  Tal es el caso de el famoso café de la empresa Nestlé denominado Taster´s Choice, misma que, al utilizar la imagen de un modelo sin pedirle autorización para ello y finalmente después de 20 años tuvieron que pagar varios millones de dólares.

Es muy recomendable que ante un caso como en los anteriormente mencionados, usted consulte a un abogado o despacho especialista en propiedad intelectual o en derechos de autor que sea de su confianza.

Cesar Ramírez Esteves

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Declaración administrativa de infracción ante el IMPI

Declaración de infracción IMPI

Una solicitud de declaración administrativa de infracción ante el IMPI es un procedimiento administrativo promovido por el titular de un derecho de Propiedad Intelectual que se considera afectado por la conducta de un tercero.  En palabras sencillas: es un procedimiento administrativo para atacar la piratería (que también puede combatirse, en algunos casos, mediante un procedimiento penal).

Se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, es decir: existe una solicitud (a la que en la práctica los abogados  especialistas denominamos coloquialmente «demanda«, la que es notificada al presunto infractor (o demandado) se la da oportunidad de contestar dicha demanda, cada una de las partes ofrece sus pruebas, y finalmente se emite una resolución.

La base de la acción puede ser:

  • Una marca registrada
  • Un slogan registrado
  • Una patente
  • Un diseño industrial
  • Un modelo de utilidad
  • Una obra protegida por derechos de autor (de este tema hablaré más a fondo en otro post)

Las consecuencias para el demandado, en caso de que el IMPI declare la infracción, consisten en: la imposición de una multa que puede ir hasta los 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, clausura temporal, o incluso, cárcel, en el caso de reincidencia.

Como se puede ver, una demanda de infracción por asuntos relacionados con marcas u otros derechos de propiedad intelectual es algo muy serio, por lo que si tú te ves en la situación de tener que enfrentar una demanda de este tipo, o por el contrario, requieres presentar un procedimiento en contra de alguna persona, es de suma importancia que elijas y contrates a un abogado especialista en marcas y/o propiedad intelectual.

César Armando Ramírez Esteves

cesar.ramirez@gardhivila.com

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Clausuran Ibero Veracruz por uso no autorizado de marca.

ibero veracruz clausura

El pasado viernes 10 de Enero, personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), procedió a clausurar temporalmente, por un periodo de 10 días la institución educativa denominada CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL SURESTE, S.C., ubicada en Coatzacoalcos, Veracurz, misma que ofrece sus servicios bajo la marca IBERO VERACRUZ.

Lo anterior, debido a que dicha institución no acató una orden contenida en un oficio de fecha 31 de mayo de 2013, emitido dentro de un procedimiento contencioso iniciado por la Universidad Iberoamericana, por el uso no autorizado de marcas similares en grado de confusión a las marcas registradas 712864 IBERO y 1217918 IBERO y diseño, propiedad de ésta última. En dicha orden el IMPI ordenaba a la demandada que se abstuviera de seguir ofreciendo sus servicios educativos bajo la marca IBERO VERACRUZ o alguna similar.

Además de la clausura, CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL SURESTE, S.C.  fue apercibida que, en caso de seguir haciendo uso de la marca IBERO VERACRUZ  se le sancionará con una clausura temporal adicional.

Como puede verse, el IMPI toma cada vez más en serio la vigilancia al cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual en general. Enhorabuena!

César Armando Ramírez Esteves

Con información del IMPI.

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Causales de nulidad de registro de marca – Uso previo.

USO PREVIO

Cuando una persona obtiene el registro de una marca dicho registro no es infalible ni irreversible.

Son muy frecuentes los casos de personas o empresas que después de venir utilizando una marca durante muchos años, y haberle invertido cantidades importantes por concepto de publicidad a la misma, se topan con alguno de los siguientes escenarios:

A) Finalmente deciden registrar la marca en cuestión y se topan con que la misma ya fue registrada por otra persona.

B) Reciben una demanda de infracción por parte del IMPI, por el uso no autorizado de SU PROPIA MARCA!! (que lógicamente ya fue registrada por otra persona).

En cualquiera de los escenarios anteriores, la empresa o persona que no ha registrado la marca, pero que viene usándola desde hace ya algún tiempo, está en posibilidades de solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca, que no es otra cosa que un procedimiento administrativo -que se tramita ante el propio IMPI en primera instancia-  seguido en forma de juicio (se notifica al titular del registro en cuestión; cada una de las partes ofrece las pruebas que considera pertinentes; hay un período para alegatos y una resolución definitiva que igualmente puede ser impugnada por las partes).

Sin embargo, para iniciar un procedimiento como el descrito deben de cumplirse con algunos requisitos, por ejemplo:

  • Contar con interés jurídico ( supuesto que se cumple plenamente al ser demandado por el uso de dicha marca registrada, o por habérsenos citado como anterioridad la misma en un trámite de registro).
  • Contar con un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en cuestión, o en su caso, anterior a la fecha de primer uso manifestada.
  • Que ese uso haya sido ininterrumpido.
  • Presentar la demanda de nulidad antes de que haya transcurrido un periodo de 3 años contados a partir de la publicación del registro en cuestión en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Desde luego, es necesario acreditar con pruebas eficaces el uso anterior e ininterrumpido, lo cual puede hacerse mediante facturas, publicaciones en periódico o sección amarilla, así como revistas, catálogos, certificaciones de hechos, estudios de mercado, pedimentos aduanales, muestras físicas del producto, etcétera.

Como puede verse, se trata de un procedimiento sumamente especializado y delicado, por lo cual se recomienda la asesoría de un abogado especialista en marcas o en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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