Cuando una persona obtiene el registro de una marca dicho registro no es infalible ni irreversible.

Son muy frecuentes los casos de personas o empresas que después de venir utilizando una marca durante muchos años, y haberle invertido cantidades importantes por concepto de publicidad a la misma, se topan con alguno de los siguientes escenarios:

A) Finalmente deciden registrar la marca en cuestión y se topan con que la misma ya fue registrada por otra persona.

B) Reciben una demanda de infracción por parte del IMPI, por el uso no autorizado de SU PROPIA MARCA!! (que lógicamente ya fue registrada por otra persona).

En cualquiera de los escenarios anteriores, la empresa o persona que no ha registrado la marca, pero que viene usándola desde hace ya algún tiempo, está en posibilidades de solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca, que no es otra cosa que un procedimiento administrativo -que se tramita ante el propio IMPI en primera instancia-  seguido en forma de juicio (se notifica al titular del registro en cuestión; cada una de las partes ofrece las pruebas que considera pertinentes; hay un período para alegatos y una resolución definitiva que igualmente puede ser impugnada por las partes).

Sin embargo, para iniciar un procedimiento como el descrito deben de cumplirse con algunos requisitos, por ejemplo:

• Contar con interés jurídico ( supuesto que se cumple plenamente al ser demandado por el uso de dicha marca registrada, o por habérsenos citado como anterioridad la misma en un trámite de registro).
• Contar con un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en cuestión, o en su caso, anterior a la fecha de primer uso manifestada.
• Que ese uso haya sido ininterrumpido.
• Presentar la demanda de nulidad antes de que haya transcurrido un periodo de 3 años contados a partir de la publicación del registro en cuestión en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Desde luego, es necesario acreditar con pruebas eficaces el uso anterior e ininterrumpido, lo cual puede hacerse mediante facturas, publicaciones en periódico o sección amarilla, así como revistas, catálogos, certificaciones de hechos, estudios de mercado, pedimentos aduanales, muestras físicas del producto, etcétera.

Como puede verse, se trata de un procedimiento sumamente especializado y delicado, por lo cual se recomienda la asesoría de un abogado especialista en marcas o en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramírez Esteves

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la causal de nulidad por uso previo de una marca?

Permite a quien venía usando una marca antes de que un tercero la registrara solicitar la nulidad de ese registro. Es útil para empresas que invirtieron años en una marca sin inscribirla y descubren que otra persona la registró a su nombre, llegando incluso a enfrentar una infracción por usar su propia marca.

¿Cómo se tramita la nulidad por uso previo ante el IMPI?

Mediante una declaración administrativa seguida en forma de juicio: se notifica al titular del registro, cada parte ofrece pruebas, hay un periodo de alegatos y una resolución definitiva. Acreditar la fecha y la continuidad del uso anterior es el punto central del asunto, por lo que la prueba documental resulta decisiva.

¿Qué pruebas sirven para demostrar el uso previo?

Facturas, publicidad, empaques, contratos y cualquier documento fechado que evidencie el uso comercial de la marca antes de la solicitud impugnada. Mientras más sólida y antigua sea la documentación, mayores serán las posibilidades de éxito; por ello conviene conservar estos soportes de manera ordenada desde que se empieza a usar la marca.