Nulidad de un registro de marca por error o inadvertencia de la autoridad.

En posts anteriores habíamos desarrollado lo relacionado a la nulidad de un registro de marca por las causales consistentes en datos falsos y en uso previo.

Ahora trataremos el tema de la nulidad de un registro de marca por haber sido éste otorgado por error o inadvertencia de la autoridad.

Esta causal de nulidad se basa en el hecho de que el registro se hubiera otorgado existiendo previo al ingreso de la solicitud de la marca que se pretende nulificar, otras marcas registradas que resulten idénticas o similares en grado de confusión y que además, amparen productos o servicios relacionados con aquellos que protege la marca a nulificar.

Debemos recordar que hoy en día, la relación o no entre productos o servicios que amparan dos marcas registradas, no se determina con base en la clase a la cual pertenecen, ya que puede darse el caso de dos marcas que perteneciendo a la misma clase (clase 09, que es sumamente amplia por ejemplo) amparen productos tan distintos entre sí como lo son los extinguidores y los programas de cómputo. Por otro lado, pueden existir dos marcas que amparando productos de distinta clase, éstos guarden una estrecha relación entre sí, por ejemplo, bebidas alcohólicas excepto cerveza (clase 33 internacional) y bebidas no alcohólicas y cerveza (clase 32 internacional).

En adición a lo anterior, debemos también tener presente que la similitud entre dos marcas, puede darse en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, o en el aspecto conceptual de la misma.

La causal de nulidad que aquí comentamos puede ser ejercida dentro del plazo de cinco años contados a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro de marca en cuestión.

Considero que las acciones de nulidad de marca bajo esta causal, se verán considerablemente reducidas una vez que entre en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que contempla la posibilidad de que previo al otorgamiento de un registro de marca, ésta se publique para que cualquier persona que se considere afectada en caso de que la misma fuera concedida presente un escrito de oposición, para que sus argumentos sean considerados por la autoridad al momento de resolver lo conducente.

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Nulidad de un registro de marca por datos falsos contenidos en la solicitud

El haber obtenido un registro de marca no implica que dicho registro sea para siempre.

Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

  • Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
  • Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
  • Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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