¿Como puedo saber si mi marca ya está registrada?

Ya has decidido registrar tu marca, pero te preguntarás ¿Como saber si mi marca no fue ya registrada por alguien más?. En la mayoría de los casos lo podremos saber haciendo una búsqueda fonética, en el caso de México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Anteriormente era necesario hacer un pago de derechos al IMPI para poder tener los resultados de una búsqueda fonética, sin embargo desde hace ya algunos meses, se liberó el sistema vía internet y ahora cualquier persona puede realizar búsquedas fonéticas completamente gratis.

A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta que se trata de un tema delicado. No es lo mismo tener los resultados de una búsqueda fonética que saber interpretarlos, es más, para que los resultados de la búsqueda sean útiles se requiere hacer una correcta clasificación de los productos o servicios a proteger en base a la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza.

Mi consejo sería que no se confíen. Si desean aprovechar la herramienta que brinda el IMPI para las búsquedas fonéticas háganlo, pero antes de ingresar la solicitud pidan asesoría de un abogado especialista en marcas para que pueda interpretar la búsqueda fonética y evitar así pérdida de tiempo y dinero.

Cesar Ramirez Esteves

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Voy a exportar ¿necesito registrar mi marca en el país destino’

La protección que brinda el registro de una marca es territorial, lo que implica que únicamente será efectiva en el país que lo concedió, salvo contadas excepciones, como lo es el caso de la marca comunitaria, que es una marca regional que brinda protección en todos los países que conforman la Unión Europea, con un sólo registro.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante señalar que, por ejemplo, si una empresa tiene registradas sus marcas en México, pero por una u otra razón empieza a comercializar sus productos en el extranjero, es necesario:

  1. Verificar que no existan marcas registradas idénticas o similares en grado de confusión protegiendo productos idénticos o relacionados entre sí, ya que en caso de que así sea, la comercialización que se haga en el país de destino sería ilegal, pues alguien más tendría el derecho a usar en forma exclusiva dichas marcas.
  2. Si las marcas ya fueron registradas por alguien más sería necesario ya sea negociar con el titular una posible cesión de dichas marcas (en caso de que el negocio lo amerite) o comercializar los productos con otra marca en dicho país.
  3. En caso de que las marcas se encuentren disponibles para registro habrá que solicitarlas de inmediato, ya que, como muchos sabrán, existen personas que hacen del secuestro de marcas su modus vivendi, obteniendo en ocasiones grandes ganancias derivadas de la transmisión de marcas que en sentido estricto no les pertenece.

Todo lo anterior debería realizarse, preferentemente, antes de concretar la primera venta, para evitar dolores de cabeza.

En conclusión: Si vas a exportar, no basta con que tengas registrada tu marca en México.

Cesar Ramírez Esteves

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Secretos Industriales en Mexico

Una figura que considero muy poco explotada en nuestro país, a pesar de su gran importancia dentro del sistema de Propiedad Intelectual es la de los secretos industriales.

En México, se contempla en nuestra legislación a partir de 1991.

Según el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial ” se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

Por lo tanto, los requisitos para que exista un secreto industrial son:

  1. Que la información sea de aplicación industrial y/o comercial.
  2. Que otorgue o ayude a mantener una ventaja competitiva y económica frente a terceros.
  3. Que se hayan adoptado las medidas necesarias para conservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Por otro lado, el artículo 83 de la misma ley establece la obligación de que dicha información conste necesariamente en un soporte material, tal como papel, disco compacto, unidad de almacenamiento masivo, etcétera.

En lo referente a que ” se hayan adoptado las medidas necesarias para conservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma” muchas personas creen que dicho requisito se satisface con la mera firma de convenios de confidencialidad, lo cual, en nuestra experiencia, nos ha demostrado que no es suficiente al momento de querer ejercer acciones de carácter penal contra la persona que ha violado secretos industriales, pues como bien lo señala la ley, también se requiere que se conserve el acceso restringido a la información confidencial considerada como secreto industrial. Por lo tanto, se requiere además tomar medidas tales como la implementación de contraseñas para el acceso a redes o equipos donde se contiene dicha información, resguardar dicha información en un “cuarto seguro”, “clasificar” la información, registro de entradas y salidas de personal a las instalaciones de la organización, etcétera.

La ventaja de los secretos industriales frente a otras figuras como podrían ser las patentes es que no estamos sujetos a temporalidad alguna, ya que la ley protege los secretos industriales en tanto no se pierda su confidencialidad. Tampoco estamos sujetos a la territorialidad pues la protección puede llegar a ser a nivel mundial, en oposición a las patentes, las cuales solo nos brindan protección en aquellos países en los cuales se siguen los tramites y se logran obtener éstas.

Como desventaja de esta figura podemos mencionar que para gozar de protección el manejo de la información se vuelve un tema por demás delicado y sensible, se debe crear conciencia en los empleados de la organización y estar monitoreando constantemente que se sigan las políticas de confidencialidad adoptadas por ésta,

Por otro lado, los secretos industriales constituyen una interesante alternativa para la protección de información no patentable, como pudiera ser: recetas de comida, lista de clientes, lista de proveedores, estudios de mercado, proyectos de crecimiento, nuevos lanzamientos de productos, etcétera.

Finalmente cito como el ejemplo más famoso de secreto industrial el de la fórmula de la COCA-COLA, mismo que hasta la fecha se mantiene vigente.

En VILA ABOGADOS hemos desarrollado un sistema de confidencialidad para la protección de secretos industriales que ha demostrado ser sumamente eficaz.

Cesar Ramírez Esteves

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La Clasificación Internacional de Niza para el registro de las marcas

La Clasificación de Niza es resultado de un tratado internacional multilateral, y que es comúnmente conocido como el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

El tratado internacional anteriormente mencionado ha sido suscrito por 88 países sin embargo la clasificación de Niza es utilizada también por más de 70 oficinas de marcas en distintos países aunque éstos no han firmado el tratado, lo anterior derivado de la utilidad practica de la Clasificación.

El objetivo de la Clasificación de Niza es la presentación de las solicitudes de registro de marca bajo un solo esquema de clasificación. Con ello la elaboración de solicitudes se simplifica considerablemente al tener una clasificación uniforme que es aceptada en tres cuartas partes del mundo, por lo que cuando se procede a registrar una marca la Ley exige que se especifique la clase para la cual se pretende registrar la marca y la lista de productos o servicios a proteger

La Clasificación de Niza se integra por una lista de clases, cada una de estas clases contiene una nota en donde se explica la generalidad de cada uno de los productos o servicios contenidos en éstas.

Las clases marcarías se agrupan de un conjunto de productos o servicios que por lo general tienen una relación entre si ya sea por su tipo de material, función de su uso o por el tipo de servicio que se pretende prestar.

Existen 45 clases; siendo estás 34 clases de productos y 11 mas de servicios. La clasificación se puede revisar de dos maneras, la primera es por división de clases, es decir, analizar cada una de las clases para concluir en que cual de estas se puede proteger una marca, y la segunda, es por medio de una lista alfabética para con mayor facilidad distinguir los rubros en que una marca puede ser registrada, La lista contiene aproximadamente 10,000 indicaciones de productos y 1,000 de servicios.

Si los productos o servicios abarcan mas de una clase, los especialistas recomendamos registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizar o en su defecto en las que se esta utilizando, esto con el objetivo de obtener una protección global y para darle un mayor valor a la marca.

La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada, pudiendo coexistir dos marcas idénticas en clases distintas, ejemplo: una persona puede tener registrada la marca “GORILA” en la clase 33 protegiendo los productos de Bebidas Alcohólicas, y otra persona puede tener la misma denominación “GORILA” para la clase 25 amparando los productos de Calzado, Vestuario, y Sombrerería. Sin embargo también existen clases muy amplias en las que pueden coexistir dos marcas similares en grado de confusión incluidas en una misma clase protegiendo productos o servicios que no guarden relación entre si, ejemplo: las marca “EL GENERAL” en la clase 29 protegiendo yogurt y a su vez dentro de la misma clase proteger filete de pescado.

Por otro lado también es importante señalar que aunque los productos a proteger se encuentren agrupados en distintas clases han existido criterios de las autoridades marcarías que señalan que no se pueden coexistir las marcas en distintas clases cuando los productos se consideren relacionados, ejemplo el registro de la marca “RESBALÓN” para proteger cerveza en la clase 32 y a su vez proteger “RESBALÓN” en la clase 33 para proteger tequila.

De lo anteriormente señalado es indispensable resaltar que cuando usted vaya a registrar una marca se asesore con un especialista en Propiedad Industrial y que tenga pleno conocimiento de la Clasificación Internacional de Niza para que tenga una adecuada protección en el ámbito marcario.

Cesar Ramirez Esteves

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