En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

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Preguntas frecuentes

¿La USPTO realmente negó el registro de la marca IPAD MINI?

No en sentido estricto. Lo que emitió fue una acción oficial (office action) señalando impedimentos legales, entre ellos una supuesta descriptividad, y otorgando plazo para responder. Una acción oficial no equivale a una negativa definitiva: es una etapa ordinaria del examen que admite manifestaciones del solicitante antes de cualquier resolución final.

¿Qué es una office action y cuánto tiempo hay para responder?

Es un oficio del examinador que comunica objeciones a la solicitud. En el sistema estadounidense el solicitante cuenta normalmente con seis meses desde su emisión para presentar argumentos. Si responde de forma satisfactoria, el impedimento puede retirarse, como ocurrió cuando la USPTO levantó la objeción de descriptividad sobre esta marca.

¿Por qué suelen confundirse las noticias sobre registros de marca?

Porque medios no especializados traducen como negativa lo que en realidad es una fase del procedimiento. El registro marcario implica exámenes, objeciones y respuestas que pueden prolongarse meses. Antes de concluir que una marca fue rechazada de forma definitiva, conviene verificar la información con un especialista en propiedad intelectual.