¿Qué hace un abogado especialista en marcas?

abogado especialista en marcas

En el competitivo mundo empresarial, la marca de una empresa es su sello distintivo, su identidad única que la diferencia de sus competidores. Proteger y resguardar esta propiedad intelectual es esencial para garantizar el éxito y la relevancia en el mercado.

Aquí es donde entra en juego el papel fundamental del abogado especialista en marcas.

En esta entrada, exploraremos en detalle qué hace un abogado especializado en marcas y cómo puede beneficiar a los empresarios y propietarios de negocios.

  1. Asesoramiento en Registro de Marcas: Un abogado especialista en marcas es experto en la legislación relacionada con la propiedad intelectual y tiene conocimientos específicos sobre el proceso de registro de marcas y otros signos distintivos. Este profesional asesora a sus clientes sobre cómo seleccionar una marca sólida y distintiva, evitando conflictos con marcas ya existentes. Además, el abogado se encargará de la preparación y presentación de la solicitud de registro ante la oficina de marcas correspondiente, asegurándose de que todos los requisitos legales sean cumplidos.
  2. Búsqueda y Análisis de Marcas: Antes de iniciar el proceso de registro de una marca, el abogado especialista realiza búsquedas exhaustivas para identificar marcas similares o idénticas que puedan causar conflictos legales o dificultar el registro. Este análisis es vital para evitar enfrentamientos costosos y proteger la inversión del cliente en su marca.
  3. Protección y Defensa de Marcas: Una vez registrada la marca, el abogado continúa su labor, protegiendo los derechos de propiedad intelectual del cliente. Esto implica supervisar el mercado en busca de posibles infracciones y actuar rápidamente ante casos de uso no autorizado o competencia desleal. En caso de violación de los derechos de la marca, el abogado emprenderá acciones legales para salvaguardar los intereses de su cliente, lo que puede incluir el envío de cartas de cesación y desistimiento o litigios en tribunales.
  4. Gestión y Mantenimiento de Portafolio de Marcas: Para las empresas que poseen múltiples marcas o marcas internacionales, el abogado especialista en marcas brinda un servicio de gestión y mantenimiento de portafolio de marcas. Esto implica la supervisión y renovación periódica de los registros, asegurando que se mantengan en vigor y protegidos durante su vigencia.
  5. Resolución de Conflictos y Negociación de Acuerdos: Cuando surgen disputas o conflictos relacionados con marcas, el abogado especializado es el intermediario ideal para resolverlos de manera eficiente y amistosa, evitando costosos procedimientos judiciales. En muchos casos, el abogado puede negociar acuerdos de licencias o coexistencia entre marcas para resolver conflictos sin afectar los intereses de ambas partes involucradas.

En resumen, el papel del abogado especialista en marcas es vital para proteger y salvaguardar la propiedad intelectual de una empresa. Desde el asesoramiento en el registro hasta la defensa en casos de infracción, su experiencia y conocimientos son invaluables para mantener la identidad y el valor de una marca en un mundo cada vez más competitivo.

Si tienes una marca que deseas proteger o enfrentas algún conflicto relacionado con la propiedad intelectual, no dudes en consultar a un abogado especializado en marcas para asegurarte de tomar las mejores decisiones para tu negocio.

Cesar Ramírez Esteves

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Causales de nulidad de registro de marca – Datos Falsos.

Datos falsos solicitud de marca

En la entrada anterior traté el tema de la causal de uso previo para solicitar la declaración de nulidad de un registro de marca.

En esta ocasión estudiaremos otra de las causales contempladas por el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial para una nulidad de registro marcario: el que dicho registro se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

En legislaciones anteriores se contemplaba que un registro podría ser nulificado si la solicitud contenía falsedades en los datos esenciales de la misma. Actualmente dicha distinción ha desaparecido, por lo que, en estricto derecho, basta con que exista alguna falsedad en la solicitud para que el registro de dicha marca sea declarado nulo por la autoridad.

Algunos de los datos que pudieran llegar a considerarse falsos son:

  • Fecha de primer uso de la marca.
  • Domicilio del titular.
  • Domicilio del establecimiento.
  • Nacionalidad del titular.

Es importante destacar que la causal se refiere a falsedades contenidas en la solicitud, por lo que, si por ejemplo, se manifestó un domicilio falso en la solicitud, pero posteriormente se solicitó una toma de nota de cambio de domicilio del titular o del establecimiento, ello NO sería suficiente para librar la posible declaración administrativa de nulidad en contra de dicho registro.

El plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca por la causal de datos falsos es de 5 años contados a partir de la publicación de dicho registro en la gaceta de la propiedad industrial.

En las próximas entradas seguiremos estudiando el resto de causales de nulidad para un registro de marca.

César Ramírez Esteves

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¿Cuanto cuesta registrar una marca?

Los costos por registrar una marca en México son muy variables.

En primer lugar, si el registro lo haces tu solo, únicamente tendrás que pagar los derechos que cobra al IMPI, los cuales son por la cantidad de $2,515.00 pesos, sin embargo el intentar un registro e incluso el obtenerlo sin asesoría de un abogado especialista en marcas es altamente riesgoso como ya lo he expuesto en posts anteriores.

En caso de que decidas contratar asesoría para el registro de tu marca, asegurate que la persona que te ayudará sea abogado y que tenga amplios conocimentos en marcas y propiedad intelectual en general. Hay muchas personas que se ostentan como especialistas y no lo son.

Los honorarios por el registro de una marca pueden ir desde los $2,500 pesos sólo por el llenado de la solicitud, hasta los $8,000 pesos por todo el trámite.

En este caso hay que ser muy cuidadosos, ya que muchos abogados y/o empresas ofrecen un costo muy atractivo por el llenado de la solicitud y omiten mencionar que la contestación de oficios (que se presenta en el 90% de los trámites de registro de marca) tiene costos adicionales, por lo que la gente los contrata para después llevarse la sorpresa de que su trámite le salió mucho más caro que si hubiera contratado un abogado que cobrara una tarifa única por todo el trámite, más el pago de derechos al IMPI

Hay que tener en cuenta que la vigencia de un registro de marca es de 10 años,l por lo que si consideramos esto el costo de los honorarios de un especialista que te apoye con el registro de tu marca realmente no es nada oneroso, sobre todo si puedes tener la seguridad de que tu registro es sólido y no te llevarás sorpresas en el futuro.

Cesar Ramirez Esteves

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Actualización (2017):

Al 02 de agosto de 2017 (fecha en que se actualiza el presente post) el pago de derechos al IMPI por la presentación de una solicitud de registro de marca es por $2,851.04.

Por otro lado, los honorarios que un abogado o un despacho especialista en Propiedad Intelectual cobrará por dicho servicio rondarán los $4,500 pesos más IVA.

 

 

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¿Necesito un abogado para registrar mi marca?

La respuesta a esta pregunta es muy subjetiva.

Necesitar, necesitar, asi como necesitar, NO. Sin embargo si es MUY importante contar con asesoria de un especialista al momento de solicitar un registro de marca por lo siguiente:

Desde que existen los formatos estandarizados para la solicitud de un registro de marca (los que proporciona el IMPI) las personas creen que se trata de un simple trámite como cualquier otro, en el que únicamente se requiere llenar espacios en blanco, y por lo tanto se les hace un exceso y hasta una tontería el contratar asesoría de un abogado para lo mismo.

A lo anterior debemos sumarle el hecho de que a cualquier persona que se presente en las oficinas del IMPI, el personal de dicho instituto le brinda «asesoría«, con lo cual se refuerza la creencia de que pagarle a un abogado por su asesoría es tirar el dinero a la basura.

A pesar de lo anterior, es necesario tener en cuenta varias cosas:

  1. El personal que se encuentra brindando asesoria en las oficinas del IMPI, en muchas ocasiones se trata de estudiantes prestando su servicio social, lo cual implica que la persona que brinda la «asesoría» tenga practicamente nulos conocimientos y practica en la materia de Propiedad Intelectual ( hay honrrosas excepciones a esta regla, donde las personas son sumamente capaces, pero son raras).
  2. El IMPI es una institución de buena fe, lo que implica que si nosotros manifestamos un dato en la solicitud, ellos no van a verificar que dicho dato sea verídico, con lo cual pudieran conceder registros aun en base a datos incorrectos o falso.
  3. El mas importante… lograr el registro de una marca y contar con el título no implica que nadie nos pueda quitar ya nuestra marca.

A nuestra oficina han llegado gran cantidad de personas que, asombradas, nos manifiestan que otra persona ha demandado ante el IMPI la nulidad de su registro de marca en base a datos falsos contenidos en la solicitud. La mayoría de los casos el problema lo da la fecha de primer uso manifestada.

La fecha de primer uso, un dato que, a simple vista pudiera no tener ninguna complicación, suele ser la razón de la pérdida de cientos de registros por falta de una debida asesoría. Muchas personas manifiestan una fecha de primer uso en su solicitud que nada tiene que ver con la definición de uso que dicta el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Muchas veces ponen como esa fecha la de su alta en Hacienda, o la fecha en que mandaron hacer su papelería, la fecha en que abrieron su tienda, etcétera… GRAVE ERROR!!!, gracias a eso otras personas se quedan con sus marcas después de años y años de inversión.

El derecho de las marcas ( y en general, el derecho de la Propiedad Intelectual) es sumamente engañoso, ya que a primera vista pudiera parecer sumamente sencillo, pero lo cierto es que es un area de alto grado de especialidad, que suele poner en apuros INCLUSO A ABOGADOS, que no tienen la especialización requerida.

Por lo anterior, yo te invito a que si tienes algún asunto relacionado con marcas o propiedad intelectual, evites intentar ahorrarte unos pesos y acudas a un abogado especialista. Recuerda que hoy, más que nunca, lo bienes intangibles tienen más valor incluso que los tangibles!!!

Cesar Ramírez Esteves

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La Clasificación Internacional de Niza para el registro de las marcas

La Clasificación de Niza es resultado de un tratado internacional multilateral, y que es comúnmente conocido como el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

El tratado internacional anteriormente mencionado ha sido suscrito por 88 países sin embargo la clasificación de Niza es utilizada también por más de 70 oficinas de marcas en distintos países aunque éstos no han firmado el tratado, lo anterior derivado de la utilidad practica de la Clasificación.

El objetivo de la Clasificación de Niza es la presentación de las solicitudes de registro de marca bajo un solo esquema de clasificación. Con ello la elaboración de solicitudes se simplifica considerablemente al tener una clasificación uniforme que es aceptada en tres cuartas partes del mundo, por lo que cuando se procede a registrar una marca la Ley exige que se especifique la clase para la cual se pretende registrar la marca y la lista de productos o servicios a proteger

La Clasificación de Niza se integra por una lista de clases, cada una de estas clases contiene una nota en donde se explica la generalidad de cada uno de los productos o servicios contenidos en éstas.

Las clases marcarías se agrupan de un conjunto de productos o servicios que por lo general tienen una relación entre si ya sea por su tipo de material, función de su uso o por el tipo de servicio que se pretende prestar.

Existen 45 clases; siendo estás 34 clases de productos y 11 mas de servicios. La clasificación se puede revisar de dos maneras, la primera es por división de clases, es decir, analizar cada una de las clases para concluir en que cual de estas se puede proteger una marca, y la segunda, es por medio de una lista alfabética para con mayor facilidad distinguir los rubros en que una marca puede ser registrada, La lista contiene aproximadamente 10,000 indicaciones de productos y 1,000 de servicios.

Si los productos o servicios abarcan mas de una clase, los especialistas recomendamos registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizar o en su defecto en las que se esta utilizando, esto con el objetivo de obtener una protección global y para darle un mayor valor a la marca.

La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada, pudiendo coexistir dos marcas idénticas en clases distintas, ejemplo: una persona puede tener registrada la marca “GORILA” en la clase 33 protegiendo los productos de Bebidas Alcohólicas, y otra persona puede tener la misma denominación “GORILA” para la clase 25 amparando los productos de Calzado, Vestuario, y Sombrerería. Sin embargo también existen clases muy amplias en las que pueden coexistir dos marcas similares en grado de confusión incluidas en una misma clase protegiendo productos o servicios que no guarden relación entre si, ejemplo: las marca “EL GENERAL” en la clase 29 protegiendo yogurt y a su vez dentro de la misma clase proteger filete de pescado.

Por otro lado también es importante señalar que aunque los productos a proteger se encuentren agrupados en distintas clases han existido criterios de las autoridades marcarías que señalan que no se pueden coexistir las marcas en distintas clases cuando los productos se consideren relacionados, ejemplo el registro de la marca “RESBALÓN” para proteger cerveza en la clase 32 y a su vez proteger “RESBALÓN” en la clase 33 para proteger tequila.

De lo anteriormente señalado es indispensable resaltar que cuando usted vaya a registrar una marca se asesore con un especialista en Propiedad Industrial y que tenga pleno conocimiento de la Clasificación Internacional de Niza para que tenga una adecuada protección en el ámbito marcario.

Cesar Ramirez Esteves

Si usted tiene alguna duda, no dude en contactarme al correo cesar.ramirez@gardhivila.com o en el sitio de nuestro despacho  www.vila.com.mx

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