Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial

¿Puedo registrar un nombre de una persona como marca?

 

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De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial no pueden registrarse como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de una persona sin su consentimiento, o si ya fallecieron, sin el consentimiento de su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales hasta en cuarto grado (ese complicado lenguaje que muchas veces sólo los abogados-y no todos- entendemos).

Interpretando a sentido contrario dicha disposición tenemos que cualquier persona puede registrar el nombre de otra persona como marca siempre y cuando cuente con el consentimiento (obviamente, para efectos prácticos, lo idóneo será que el consentimiento sea escrito).

Lo más común, sin embargo, es que sea la misma persona quien registre su propio nombre como marca.

Este tipo de marcas son sumamente comunes en giros como el diseño ( de ropa, de muebles, de joyería), arquitectura, literatura, incluso en servicios jurídicos.

Aquí sin embargo, se presenta un tema interesante: ¿Que pasa con los homónimos?

¿Que tal si una persona llamada «JUAN PEREZ» concede consentimiento para que otra persona pueda registrar su nombre como marca, y tiempo después aparece otra persona también llamada del mismo modo intentando nulificar la marca por no habérsele pedido consentimiento para registrarla?

¿Cómo debería resolver la autoridad? ¿Debería declarar la nulidad del registro?

En lo personal considero que ante un caso como ese la persona que buscara la nulidad de registro de la marca concedida debería primeramente:

  1. Acreditar que es una persona famosa, y que la existencia del registro de marca implica un indebido aprovechamiento su fama por parte del titular de la misma.  O
  2. Acreditar que su nombre se relaciona de forma alguna con los productos y/o servicios que ampara el registro que se pretende nulificar.

Si no se cumpliera con alguna de las condiciones o supuestos anteriormente mencionados considero que no existiría razón o motivo alguno para que la autoridad declarara nulo el registro, aún y cuando quien la solicite sea un homónimo.

Consulte a un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Las oposiciones a solicitudes de marca en México

En la gran mayoría de países del mundo el registro de marcas comerciales se sigue por medio de un sistema de oposiciones. Esto implica que la autoridad encargada de llevar a cabo los registros se encuentra obligada a publicar todas las solicitudes previo al otorgamiento . Lo anterior con el objeto de que titulares de registros de otras marcas que se pudieran ver afectados en caso de otorgarse la marca propuesta presenten sus argumentos tendientes a que la autoridad niegue la marca solicitada.

En México, el IMPI no sigue este sistema de registro de marcas, sino que aquí el método consiste en presentar una solicitud de registro. Posteriormente dicha solicitud es sujeta a un examen de forma ( ) y una vez que pasa el examen de forma la misma se sujeta a un examen de fondo, en donde se determina si la marca es idéntica o similar en grado de confusión a otras marcas previamente registradas o si la misma no es susceptible de registro por caer en alguno de los impedimentos legales como puede ser el tratarse de una marca descriptiva o carente de distintividad, por tratarse de un genérico, por ejemplo.

Una vez que la solicitud de registro de marca pasa los 2 exámenes anteriormente descritos, se emite el título de registro para dicha marca.

En resumen, en México no existe etapa alguna dentro del procedimiento de registro de marca, para que terceros que pudieran considerar afectada su esfera jurídica en caso de que se llegara a conceder una marca propuesta para registro presenten argumentos para su negativa, es decir, una oposición.

A pesar de lo anterior, en la práctica se dan casos en los que abogados en la materia presentan oposiciones aún y cuando dicha figura no esté contemplada en ley y el IMPI (en cumplimiento del artículo 8 constitucional que ampara el derecho de petición) le da trámite a dicho documento. Incluso el mismo instituto ha asignado ya en sus sistema de captura una clave específica para identificar este tipo de documentos, mismo que se plasma en la etiqueta de recepción de documentos.

Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación han ya emitido tesis, en el sentido de que los terceros no tienen derecho a oponerse al otorgamiento de un registro de marca, y que, en su caso, si se sienten afectados por el mismo, tienen la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

De lo anterior podemos resumir que en México, no tienen eficacia los escritos de oposición a registro de marcas.

Asesórese con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

César Ramírez Esteves

NOTA: El día 28 de Abril fue aprobada por la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que instaura en nuestro país el sistema de oposición al registro de marcas. Para ver la nota sobre dicho tema favor de hacer click aquí.

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¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?

 

(El contenido de este post se ve afectado por la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, favor de ver nuevo post aquí)

Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

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Actualización (al 02 de agosto de 2017): Actualmente, hay ciertas ocasiones en las que el IMPI sí considera válidos los convenios de coexistencia de marcas o cartas consentimiento, sin embargo, previos a ser presentados, debe consultarse el asunto en particular con el personal de IMPI a efecto de contar con su visto bueno, pues, insisto, no son aceptados para cualquier caso, y más bien, los casos en que dichos documentos son aceptados por la autoridad son la excepción. 

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¿Que es una marca nominativa?

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, en México existen 4 tipos de marca. A saber:

  1. Nominativa
  2. Innominada
  3. Tridimensional
  4. Mixta (Combinación de dos de las anteriores)

En este post hablaremos de lo que es una marca nominativa.

Una marca nominativa, como su mismo nombre lo dice, es aquella que protege únicamente el nombre de un producto, es decir, la voz fonética de dicha marca, su pronunciación.

En mi opinión este es el tipo de marca por el que se debe optar en caso de no contar con mucho presupuesto como para contar con una variedad de registros, es decir, si estás pensando en solicitar un solo registro para tu marca, elige una marca nominativa. ¿Porqué? A continuación la razón:

Como ya lo dije, lo que se protege con una marca nominativa es el nombre de los productos a distinguir con la misma, por lo que no importa el tipo de letra con el que se plasme el mismo, ni su tamaño, ni su color. Hay que recordar también que existe una disposición en la Ley de la Propiedad Industrial que establece la obligación de utilizar las marcas tal y como fueron registradas, y de ahí el riesgo de contar únicamente con un registro mixto, pues al incluir un diseño, basta con que el mismo se modifique para violar la mencionada disposición lo que pudiera acarrear como consecuencia la caducidad de dicho registro.

La recomendación, como siempre es que previo a la solicitud de registro de tu marca consultes a un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual de tu confianza para que tu registro sea robusto jurídicamente.

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¿Que ventajas tiene registrar una marca?

El registro de una marca de productos y/o de servicios conlleva una infinidad de ventajas, sin embargo a continuación mencionaré únicamente las que en lo personal considero las principales:

  1. Derecho al uso exclusivo. Si bien no existe en la Ley una obligación para registrar las marcas, si se establece que el derecho a su uso en forma exclusivo únicamente lo brinda su registro. Esto implica que nadie pueda utilizar mi marca (o una similar en grado de confusión) para los mismos o similares productos o servicios sin mi autorización.
  2. Ejercicio de acciones legales. En caso de no tener mi marca registrada, me veré imposibilitado a ejercer cualquier acción legal en contra de personas que la estén imitando o usando la misma sin mi autorización.
  3. Seguridad de no invadir derechos de terceros. Cuando utilizo una marca que no está registrada, no puedo tener conocimiento si estoy invadiendo derechos de terceras personas, pues desconozco si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión a la marca que yo uso.  Por otro lado, si tramito y obtengo el registro de mi marca, tengo la seguridad de que el IMPI realizó un estudio de fondo en donde se analizó si mi marca resultaba ser lo suficientemente distintiva respecto de las marcas ya registradas.
  4. Elevar valor en la empresa. Las marcas son bienes muebles (intangibles, quizá, pero bienes muebles al fin) que como tales pueden ser sujetas a un avalúo por parte de un perito. El valor de una marca puede ser incluído en la contabilidad de la empresa, y esto puede tener como ventajas el elevar la posibilidad de obtener financiamientos u obtener una mayor cantidad de dinero en caso de que se de una compraventa de la compañía.
  5. Posibilidad de licenciar o franquiciar la marca. En caso de que el titular no tenga o no desee gastar recursos en la expansión de su marca, puede perfectamente ya sea conceder licencias o franquicias para que, a cambio de regalías, sea un tercero quien use la marca, ya sea en todo el país o en territorios previamente designados.
  6. El demostrar ser una empresa formal. Cuando vemos en el mercado un producto cuya marca no está registrada nos da un poco de desconfianza, pues demuestra la falta de preocupación de sus titulares por tener la exclusividad en el uso de su marca, lo cual pudiera llegar a causar confusión en el público consumidor. Si un productor se preocupa por registrar su marca quiere decir que se preocupa también por el hecho de que sus consumidores no confundan sus productos con otros similares.

Estas son sólo algunas de las ventajas de contar con un registro de marca.

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¿Como puedo saber si mi marca ya está registrada?

Ya has decidido registrar tu marca, pero te preguntarás ¿Como saber si mi marca no fue ya registrada por alguien más?. En la mayoría de los casos lo podremos saber haciendo una búsqueda fonética, en el caso de México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Anteriormente era necesario hacer un pago de derechos al IMPI para poder tener los resultados de una búsqueda fonética, sin embargo desde hace ya algunos meses, se liberó el sistema vía internet y ahora cualquier persona puede realizar búsquedas fonéticas completamente gratis.

A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta que se trata de un tema delicado. No es lo mismo tener los resultados de una búsqueda fonética que saber interpretarlos, es más, para que los resultados de la búsqueda sean útiles se requiere hacer una correcta clasificación de los productos o servicios a proteger en base a la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza.

Mi consejo sería que no se confíen. Si desean aprovechar la herramienta que brinda el IMPI para las búsquedas fonéticas háganlo, pero antes de ingresar la solicitud pidan asesoría de un abogado especialista en marcas para que pueda interpretar la búsqueda fonética y evitar así pérdida de tiempo y dinero.

Cesar Ramirez Esteves

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