¿Puedo comercializar una marca que no esté registrada?

En principio de cuentas sí se puede usar o comercializar una marca que no esté registrada en México.

La Ley de la Propiedad Industrial establece como facultad, y no como obligación el registro de una marca, tal y como lo establece el artículo 87 de dicho ordenamiento, que señala:

«Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.»

A pesar de lo anterior, el hecho de usar una marca que no cuente con registro en el país implica una serie de riesgos que no sería conveniente correr, como por ejemplo:

  • El riesgo de que cualquier persona «secuestre» la marca, es decir, que registre la marca a su nombre para posteriormente venderla a quien efectivamente la está utilizando.
  • El riesgo de que estemos invadiendo derechos de terceros, al desconocer si la marca o una similar en grado de confusión ya fue registrada por alguien con mejor derecho que nosotros.
  • Que alguien comience a «piratear» nuestros productos o servicios, ya que al no contar con el registro de nuestra marca no tendremos acción alguna que ejercer en su contra.

El costo que implica registrar nuestra marca puede parecer oneroso, sobre todo si se considera al iniciar un negocio, sin embargo, al tener en cuenta que ese costo tendrá efectos en nuestro favor durante 10 AÑOS, hace que esa cantidad resulte casi insifgnicante. Realmente vale la pena hacer esa inversión a cambio de llevarnos sorpresas desagradables en un futuro que nos pueden significar gastos muchísimo más representativos que un simple registro de marca.

Como siempre te recomiendo consultar un abogado especialista en temas de marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramírez Esteves

Foto cortesía de:

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¿Como registrar un slogan?

De conformidad con  la Ley de la Propiedad Industrial, un slogan sería protegible bajo la figura de un registro de aviso comercial.

Un aviso comercial es :  «una frase u oración que tiene por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Como ejemplos de avisos comerciales encontramos los siguientes:

1.- Just do it (calzado, marca: Nike)

2.- A que no puedes comer solo una (papas fritas, marca: Sabritas)

3.- Hace feliz a tu nariz (limpiadores, marca: Fabuloso)

4.- Expresión de Jalisco (periódicos, marca: Mural)

Es importante señalar que pueden existir slogans conformados de una sola palabra, como es el caso de «Recuérdame» el famoso slogan de la marca de pastelillos «Gansito», que a pesar de consistir en una sola palabra, la misma conforma una oración y por tanto fue registrable como aviso comercial.

El registro de un aviso comercial, al igual que el de una marca, tiene una vigencia de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales. De hecho, la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que los avisos comerciales se regiran, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en dicha ley para las marcas.

En relación con lo anterior resulta interesenta una nueva tesis que ha sido publicada, en la que se determina que si un aviso comercial resulta ser descriptivo de los productos o servicios por anunciar, el registro del mismo debe ser negado por parte del IMPI. Anteriormente aún y cuando la propia ley establece que se debían seguir las reglas para el registro de las marcas, el IMPI en la practica concedía registros de AVISOS COMERCIALES aún y cuando resultaran descriptivos o genéricos.

El texto de la tesis es el siguiente:

«AVISOS COMERCIALES. CUANDO SU TEXTO ES INDICATIVO DE UNA CUALIDAD O CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS QUE CON ELLOS PRETENDEN DISTINGUIRSE, SE SURTE EL IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU REGISTRO.

El impedimento para registrar un aviso comercial, previsto en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se surte cuando su texto es indicativo de una cualidad o característica de los productos que con él pretenden distinguirse -como puede ser la frase «menos de 100 cal», para referirse a productos alimenticios o que sirven para preparar alimentos y bebidas que aportan menos de cien calorías por ración-, porque en caso de autorizarse restringiría su uso a otros que también se dediquen a su venta, vulnerando los principios rectores de la citada ley. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 100 de dicho ordenamiento, un aviso comercial lo constituyen las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público productos para distinguirlos de los de su especie, los cuales, de conformidad con el numeral 104 de ese ordenamiento, se rigen por las reglas de las marcas; de ahí que si como tal pretende registrarse una descripción de ciertas características que bien pueden ser también ofrecidas por otros competidores, implicaría subvertir la finalidad del principio de seguridad comercial inmerso en la legislación de la materia, para transformarlo en un instrumento restrictivo de la libertad que goza todo gobernado para informar el contenido de sus productos o servicios. Desde luego que ello no impide que los productores o comercializadores hagan uso de frases publicitarias indicativas de las cualidades o ventajas de los bienes, pues lo que se busca asegurar es que otros que también las tengan, puedan igualmente anunciarlas, lo cual no se lograría si se registra como aviso comercial una frase descriptiva o indicativa.»

Al parecer la tesis anterior llegó para cambiar el criterio seguido actualmente por el IMPI para la concesión de registros de avisos comerciales.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Cuanto cuesta registrar una marca?

Los costos por registrar una marca en México son muy variables.

En primer lugar, si el registro lo haces tu solo, únicamente tendrás que pagar los derechos que cobra al IMPI, los cuales son por la cantidad de $2,515.00 pesos, sin embargo el intentar un registro e incluso el obtenerlo sin asesoría de un abogado especialista en marcas es altamente riesgoso como ya lo he expuesto en posts anteriores.

En caso de que decidas contratar asesoría para el registro de tu marca, asegurate que la persona que te ayudará sea abogado y que tenga amplios conocimentos en marcas y propiedad intelectual en general. Hay muchas personas que se ostentan como especialistas y no lo son.

Los honorarios por el registro de una marca pueden ir desde los $2,500 pesos sólo por el llenado de la solicitud, hasta los $8,000 pesos por todo el trámite.

En este caso hay que ser muy cuidadosos, ya que muchos abogados y/o empresas ofrecen un costo muy atractivo por el llenado de la solicitud y omiten mencionar que la contestación de oficios (que se presenta en el 90% de los trámites de registro de marca) tiene costos adicionales, por lo que la gente los contrata para después llevarse la sorpresa de que su trámite le salió mucho más caro que si hubiera contratado un abogado que cobrara una tarifa única por todo el trámite, más el pago de derechos al IMPI

Hay que tener en cuenta que la vigencia de un registro de marca es de 10 años,l por lo que si consideramos esto el costo de los honorarios de un especialista que te apoye con el registro de tu marca realmente no es nada oneroso, sobre todo si puedes tener la seguridad de que tu registro es sólido y no te llevarás sorpresas en el futuro.

Cesar Ramirez Esteves

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Actualización (2017):

Al 02 de agosto de 2017 (fecha en que se actualiza el presente post) el pago de derechos al IMPI por la presentación de una solicitud de registro de marca es por $2,851.04.

Por otro lado, los honorarios que un abogado o un despacho especialista en Propiedad Intelectual cobrará por dicho servicio rondarán los $4,500 pesos más IVA.

 

 

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¿Como puedo saber si mi marca ya está registrada?

Ya has decidido registrar tu marca, pero te preguntarás ¿Como saber si mi marca no fue ya registrada por alguien más?. En la mayoría de los casos lo podremos saber haciendo una búsqueda fonética, en el caso de México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Anteriormente era necesario hacer un pago de derechos al IMPI para poder tener los resultados de una búsqueda fonética, sin embargo desde hace ya algunos meses, se liberó el sistema vía internet y ahora cualquier persona puede realizar búsquedas fonéticas completamente gratis.

A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta que se trata de un tema delicado. No es lo mismo tener los resultados de una búsqueda fonética que saber interpretarlos, es más, para que los resultados de la búsqueda sean útiles se requiere hacer una correcta clasificación de los productos o servicios a proteger en base a la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza.

Mi consejo sería que no se confíen. Si desean aprovechar la herramienta que brinda el IMPI para las búsquedas fonéticas háganlo, pero antes de ingresar la solicitud pidan asesoría de un abogado especialista en marcas para que pueda interpretar la búsqueda fonética y evitar así pérdida de tiempo y dinero.

Cesar Ramirez Esteves

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La Clasificación Internacional de Niza para el registro de las marcas

La Clasificación de Niza es resultado de un tratado internacional multilateral, y que es comúnmente conocido como el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

El tratado internacional anteriormente mencionado ha sido suscrito por 88 países sin embargo la clasificación de Niza es utilizada también por más de 70 oficinas de marcas en distintos países aunque éstos no han firmado el tratado, lo anterior derivado de la utilidad practica de la Clasificación.

El objetivo de la Clasificación de Niza es la presentación de las solicitudes de registro de marca bajo un solo esquema de clasificación. Con ello la elaboración de solicitudes se simplifica considerablemente al tener una clasificación uniforme que es aceptada en tres cuartas partes del mundo, por lo que cuando se procede a registrar una marca la Ley exige que se especifique la clase para la cual se pretende registrar la marca y la lista de productos o servicios a proteger

La Clasificación de Niza se integra por una lista de clases, cada una de estas clases contiene una nota en donde se explica la generalidad de cada uno de los productos o servicios contenidos en éstas.

Las clases marcarías se agrupan de un conjunto de productos o servicios que por lo general tienen una relación entre si ya sea por su tipo de material, función de su uso o por el tipo de servicio que se pretende prestar.

Existen 45 clases; siendo estás 34 clases de productos y 11 mas de servicios. La clasificación se puede revisar de dos maneras, la primera es por división de clases, es decir, analizar cada una de las clases para concluir en que cual de estas se puede proteger una marca, y la segunda, es por medio de una lista alfabética para con mayor facilidad distinguir los rubros en que una marca puede ser registrada, La lista contiene aproximadamente 10,000 indicaciones de productos y 1,000 de servicios.

Si los productos o servicios abarcan mas de una clase, los especialistas recomendamos registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizar o en su defecto en las que se esta utilizando, esto con el objetivo de obtener una protección global y para darle un mayor valor a la marca.

La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada, pudiendo coexistir dos marcas idénticas en clases distintas, ejemplo: una persona puede tener registrada la marca “GORILA” en la clase 33 protegiendo los productos de Bebidas Alcohólicas, y otra persona puede tener la misma denominación “GORILA” para la clase 25 amparando los productos de Calzado, Vestuario, y Sombrerería. Sin embargo también existen clases muy amplias en las que pueden coexistir dos marcas similares en grado de confusión incluidas en una misma clase protegiendo productos o servicios que no guarden relación entre si, ejemplo: las marca “EL GENERAL” en la clase 29 protegiendo yogurt y a su vez dentro de la misma clase proteger filete de pescado.

Por otro lado también es importante señalar que aunque los productos a proteger se encuentren agrupados en distintas clases han existido criterios de las autoridades marcarías que señalan que no se pueden coexistir las marcas en distintas clases cuando los productos se consideren relacionados, ejemplo el registro de la marca “RESBALÓN” para proteger cerveza en la clase 32 y a su vez proteger “RESBALÓN” en la clase 33 para proteger tequila.

De lo anteriormente señalado es indispensable resaltar que cuando usted vaya a registrar una marca se asesore con un especialista en Propiedad Industrial y que tenga pleno conocimiento de la Clasificación Internacional de Niza para que tenga una adecuada protección en el ámbito marcario.

Cesar Ramirez Esteves

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