Qué debo hacer si recibo una demanda de caducidad contra mi registro de marca

Autoridad resolviendo una demanda de caducidad de registro de marca

La propiedad intelectual es un tema crítico para las empresas y emprendedores. En particular, el registro de una marca es una forma importante de proteger los derechos de propiedad industrial en México. Sin embargo, los empresarios pueden llegar a enfrentar problemas legales como una demanda de caducidad (solicitud de declaración administrativa de caducidad) contra el registro de una marca. ¿Qué debes hacer si enfrentas una demanda de este tipo en México?

Primero que nada, es importante que comprendas qué es una demanda de caducidad. En términos simples, es un proceso legal en el cual se solicita la cancelación de un registro de marca por parte de terceros que consideran que su marca es similar o idéntica a la tuya, y además consideran que tu marca no ha sido utilizada en un periodo determinado de tiempo. En México, este proceso está regulado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y los procedimientos son tramitados y resueltos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Si has recibido una demanda de caducidad, lo primero que debes hacer es buscar el asesoramiento de abogados especializados en propiedad intelectual, y particularmente en litigio de marcas. Ellos te explicarán las opciones disponibles para ti y te guiarán a través del proceso. Es importante que actúes rápidamente, ya que el plazo para responder a la demanda es de un mes desde el momento en que la recibiste.

Una vez que hayas contratado a un despacho de abogados especialistas en litigio de Propiedad Intelectual, ellos encargarán de analizar la demanda y determinar si es procedente o no. Si consideran que la demanda es infundada, pueden presentar una respuesta en defensa de tu registro de marca. En la respuesta se expondrán los argumentos y pruebas que justifiquen el uso de tu marca, tales como facturas, catálogos, fotografías, reconocimientos, etcétera.

Si, por el contrario, tus abogados especialistas en marcas consideran que la demanda es válida, aún existen opciones disponibles para ti. En algunos casos, puede ser posible llegar a un acuerdo de coexistencia con la parte actora mediante el cual se acuerde que tanto la demandante como tú puedan usar su marca o se establezcan ciertos límites para su uso. También es posible presentar una cancelación voluntaria de tu registro de marca, en la cual renuncias a su uso a cambio de que la demanda sea retirada y con esto evitar costos de defensa.

En resumen, si has recibido una demanda de caducidad es muy importante que vayas de la mano de abogados especialistas en litigio de Propiedad Intelectual y que actúes con rapidez, dado que lo contrario podría significar perder definitivamente tu marca y no poder volver a usarla.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Que pasa si no uso mi marca registrada?

Existe un principio general en materia de marcas que establece que el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, pues de lo contrario perderá su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en México también adopta este principio, al establecer una causal de caducidad para registros de marca en caso de que los mismos dejen de utilizarse durante un periodo mayor a 3 años.

La finalidad de esta disposición es, en primer lugar, evitar la saturación del registro de marcas, y por el otro, prevenir el secuestro de marcas, ya que podría darse el caso de que personas sin ninguna intención de utilizar una marca pudieran registrar marcas idénticas o similares a marcas extranjeras importantes con el fin de especular con su posible incursión en mercado mexicano para, en ese caso, lograr vender el registro a precios exagerados e injustos.

La única excepción a esta regla es cuando la falta de uso de la marca por parte del titular es debida a causas no imputables al mismo, como podría ser, por ejemplo, el caso de una marca para medicamento que no ha logrado obtener las debidas autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, en mi opinión, es necesario, para que aplique esta excepción, que por lo menos se logre acreditar haber iniciado todos los trámites necesarios, ya que de lo contrario no podríamos decir que se trata de una causa no imputable al titular de la marca.

No es lo mismo que yo tenga una marca para medicamento y que durante 3 años no me haya preocupado por iniciar los trámites tendientes a obtener las autorizaciones de la autoridad sanitaria, a que yo haya realizado todo lo que está en mis manos para obtener éstas pero que la autoridad no me haya resuelto aún sobre su otorgamiento, por ejemplo.

Un aspecto importante es el hecho de que no se trata únicamente de usar la marca, sino que además debemos de contar con las pruebas idóneas para acreditar su uso (facturas, por ejemplo) y además, el uso debe realizarse por parte del titular de la marca o por medio de un licenciatario autorizado (siempre y cuando el contrato de licencia respectivo se encuentre debidamente inscrito ante el IMPI).

Es muy común que la marca sea registrada a nombre de una persona física (el dueño de la empresa, en la mayoría de los casos) y que quien efectivamente utiliza la marca sea una sociedad mercantil, sin que exista de por medio un contrato de licencia inscrito ante el IMPI. Esta situación, por lo general, conlleva la pérdida del registro de marca por caducidad, lo cual, como resulta lógico, implica consecuencias dramáticas.

Como puede verse, por un simple olvido o descuido puede existir un riesgo altísimo de perder un registro de marca, por lo que recomiendo que te asesores con un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza

César Ramírez Esteves

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