Debo inscribir mi contrato de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Inscripción de contrato de licencia de uso de marca

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial en México, los contratos de licencia de uso de marca pueden inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Pero, ¿es obligatorio hacerlo? ¿Qué ventajas tiene inscribir el contrato ante el IMPI?

En primer lugar, es importante mencionar que la inscripción del contrato de licencia de uso de marca ante el IMPI no es obligatoria. Sin embargo, existen ciertas ventajas en inscribir el contrato, tales como la seguridad jurídica, la publicidad y la prueba fehaciente de la existencia y contenido del contrato.

Al inscribir el contrato ante el IMPI, se otorga una mayor seguridad jurídica a ambas partes del contrato. Esto significa que, en caso de disputas o litigios futuros, se contará con un documento legal que pruebe la existencia fecha cierta y contenido del contrato, así como los derechos y obligaciones de ambas partes. Además, al estar registrado ante una autoridad competente, se brinda un mayor respaldo a las partes involucradas.

La inscripción del contrato también tiene un efecto de publicidad. Esto permite que terceros interesados puedan conocer la existencia y contenido del contrato, así como las partes involucradas. Esto es particularmente útil en caso de que se requiera hacer valer los derechos de la marca en un litigio.

El IMPI cuenta con un registro oficial de los contratos de licencia de uso de marca inscritos, lo que puede ser utilizado como prueba ante cualquier autoridad judicial en caso de ser necesario.

En conclusión, aunque la inscripción de los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI no es obligatoria, sí existen importantes ventajas en hacerlo. La inscripción otorga una mayor seguridad jurídica a ambas partes, publicidad del contrato y prueba fehaciente de su contenido y existencia.

Si estás considerando inscribir tu contrato de licencia de uso de marca ante el IMPI, te recomendamos asesorarte con un despacho de abogados especializados en propiedad intelectual para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales y maximizar las ventajas de la inscripción.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca «DIABLITOS» para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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