¿Que ventajas tiene registrar una marca?

El registro de una marca de productos y/o de servicios conlleva una infinidad de ventajas, sin embargo a continuación mencionaré únicamente las que en lo personal considero las principales:

  1. Derecho al uso exclusivo. Si bien no existe en la Ley una obligación para registrar las marcas, si se establece que el derecho a su uso en forma exclusivo únicamente lo brinda su registro. Esto implica que nadie pueda utilizar mi marca (o una similar en grado de confusión) para los mismos o similares productos o servicios sin mi autorización.
  2. Ejercicio de acciones legales. En caso de no tener mi marca registrada, me veré imposibilitado a ejercer cualquier acción legal en contra de personas que la estén imitando o usando la misma sin mi autorización.
  3. Seguridad de no invadir derechos de terceros. Cuando utilizo una marca que no está registrada, no puedo tener conocimiento si estoy invadiendo derechos de terceras personas, pues desconozco si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión a la marca que yo uso.  Por otro lado, si tramito y obtengo el registro de mi marca, tengo la seguridad de que el IMPI realizó un estudio de fondo en donde se analizó si mi marca resultaba ser lo suficientemente distintiva respecto de las marcas ya registradas.
  4. Elevar valor en la empresa. Las marcas son bienes muebles (intangibles, quizá, pero bienes muebles al fin) que como tales pueden ser sujetas a un avalúo por parte de un perito. El valor de una marca puede ser incluído en la contabilidad de la empresa, y esto puede tener como ventajas el elevar la posibilidad de obtener financiamientos u obtener una mayor cantidad de dinero en caso de que se de una compraventa de la compañía.
  5. Posibilidad de licenciar o franquiciar la marca. En caso de que el titular no tenga o no desee gastar recursos en la expansión de su marca, puede perfectamente ya sea conceder licencias o franquicias para que, a cambio de regalías, sea un tercero quien use la marca, ya sea en todo el país o en territorios previamente designados.
  6. El demostrar ser una empresa formal. Cuando vemos en el mercado un producto cuya marca no está registrada nos da un poco de desconfianza, pues demuestra la falta de preocupación de sus titulares por tener la exclusividad en el uso de su marca, lo cual pudiera llegar a causar confusión en el público consumidor. Si un productor se preocupa por registrar su marca quiere decir que se preocupa también por el hecho de que sus consumidores no confundan sus productos con otros similares.

Estas son sólo algunas de las ventajas de contar con un registro de marca.

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Cesar Ramírez Esteves

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¿Puedo comercializar una marca que no esté registrada?

En principio de cuentas sí se puede usar o comercializar una marca que no esté registrada en México.

La Ley de la Propiedad Industrial establece como facultad, y no como obligación el registro de una marca, tal y como lo establece el artículo 87 de dicho ordenamiento, que señala:

«Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.»

A pesar de lo anterior, el hecho de usar una marca que no cuente con registro en el país implica una serie de riesgos que no sería conveniente correr, como por ejemplo:

  • El riesgo de que cualquier persona «secuestre» la marca, es decir, que registre la marca a su nombre para posteriormente venderla a quien efectivamente la está utilizando.
  • El riesgo de que estemos invadiendo derechos de terceros, al desconocer si la marca o una similar en grado de confusión ya fue registrada por alguien con mejor derecho que nosotros.
  • Que alguien comience a «piratear» nuestros productos o servicios, ya que al no contar con el registro de nuestra marca no tendremos acción alguna que ejercer en su contra.

El costo que implica registrar nuestra marca puede parecer oneroso, sobre todo si se considera al iniciar un negocio, sin embargo, al tener en cuenta que ese costo tendrá efectos en nuestro favor durante 10 AÑOS, hace que esa cantidad resulte casi insifgnicante. Realmente vale la pena hacer esa inversión a cambio de llevarnos sorpresas desagradables en un futuro que nos pueden significar gastos muchísimo más representativos que un simple registro de marca.

Como siempre te recomiendo consultar un abogado especialista en temas de marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramírez Esteves

Foto cortesía de:

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¿Como registrar un slogan?

De conformidad con  la Ley de la Propiedad Industrial, un slogan sería protegible bajo la figura de un registro de aviso comercial.

Un aviso comercial es :  «una frase u oración que tiene por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Como ejemplos de avisos comerciales encontramos los siguientes:

1.- Just do it (calzado, marca: Nike)

2.- A que no puedes comer solo una (papas fritas, marca: Sabritas)

3.- Hace feliz a tu nariz (limpiadores, marca: Fabuloso)

4.- Expresión de Jalisco (periódicos, marca: Mural)

Es importante señalar que pueden existir slogans conformados de una sola palabra, como es el caso de «Recuérdame» el famoso slogan de la marca de pastelillos «Gansito», que a pesar de consistir en una sola palabra, la misma conforma una oración y por tanto fue registrable como aviso comercial.

El registro de un aviso comercial, al igual que el de una marca, tiene una vigencia de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales. De hecho, la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que los avisos comerciales se regiran, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en dicha ley para las marcas.

En relación con lo anterior resulta interesenta una nueva tesis que ha sido publicada, en la que se determina que si un aviso comercial resulta ser descriptivo de los productos o servicios por anunciar, el registro del mismo debe ser negado por parte del IMPI. Anteriormente aún y cuando la propia ley establece que se debían seguir las reglas para el registro de las marcas, el IMPI en la practica concedía registros de AVISOS COMERCIALES aún y cuando resultaran descriptivos o genéricos.

El texto de la tesis es el siguiente:

«AVISOS COMERCIALES. CUANDO SU TEXTO ES INDICATIVO DE UNA CUALIDAD O CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS QUE CON ELLOS PRETENDEN DISTINGUIRSE, SE SURTE EL IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU REGISTRO.

El impedimento para registrar un aviso comercial, previsto en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se surte cuando su texto es indicativo de una cualidad o característica de los productos que con él pretenden distinguirse -como puede ser la frase «menos de 100 cal», para referirse a productos alimenticios o que sirven para preparar alimentos y bebidas que aportan menos de cien calorías por ración-, porque en caso de autorizarse restringiría su uso a otros que también se dediquen a su venta, vulnerando los principios rectores de la citada ley. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 100 de dicho ordenamiento, un aviso comercial lo constituyen las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público productos para distinguirlos de los de su especie, los cuales, de conformidad con el numeral 104 de ese ordenamiento, se rigen por las reglas de las marcas; de ahí que si como tal pretende registrarse una descripción de ciertas características que bien pueden ser también ofrecidas por otros competidores, implicaría subvertir la finalidad del principio de seguridad comercial inmerso en la legislación de la materia, para transformarlo en un instrumento restrictivo de la libertad que goza todo gobernado para informar el contenido de sus productos o servicios. Desde luego que ello no impide que los productores o comercializadores hagan uso de frases publicitarias indicativas de las cualidades o ventajas de los bienes, pues lo que se busca asegurar es que otros que también las tengan, puedan igualmente anunciarlas, lo cual no se lograría si se registra como aviso comercial una frase descriptiva o indicativa.»

Al parecer la tesis anterior llegó para cambiar el criterio seguido actualmente por el IMPI para la concesión de registros de avisos comerciales.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Como y donde registro el nombre de una banda en México?

El nombre de una banda o grupo musical puede protegerse desde dos ámbitos:

  1. Como una marca registrada(regulada por la Ley de la Propiedad Industrial).
  2. Como una reserva de derechos al uso exclusivo (regulada por  la Ley Federal del Derecho de Autor).

MARCA REGISTRADA:

Por lo que hace a la marca, la misma deberá registrarse en la clase 41 de la clasificación internacional de productos y servicios contenida en el Arreglo de Niza, misma que protege, entre otros, servicios de entretenimiento, entre los que se encuentran, la organización de conciertos y otros análogos.

La vigencia de una marca, como ya lo hemos mencionado, es de 10 años renovables indefinidamente por iguales periodos. La protección abarca el territorio de la República Mexicana.

RESERVA DE DERECHOS:

La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva, entre otros, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas.

Al igual que en el caso de las marcas, los titulares de una reserva de derechos pueden ser tanto una persona en lo individual, como varias personas (por ejemplo: todos los miembros de la banda)

La vigencia de un certificado de reserva de derechos es de 5 años (en las marcas es de 10) para el caso de nombres artísticos de personas o grupos, renovable por iguales periodos.

Para poder renovar una reserva de derechos es indispensable el comprobar previamente el uso fehaciente de dicha reserva.

Siempre es recomendable contar con lo que se conoce como protección acumulada, consistente en gozar de la protección del nombre, tanto desde el ámbito de la propiedad industrial (marca registrada) como de los derechos de autor (reserva de derechos).

No olvides siempre que sea posible consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual a efecto de que pueda orientarte y evitar así en un futuro conflictos y dolores de cabeza.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Cuanto cuesta registrar una marca?

Los costos por registrar una marca en México son muy variables.

En primer lugar, si el registro lo haces tu solo, únicamente tendrás que pagar los derechos que cobra al IMPI, los cuales son por la cantidad de $2,515.00 pesos, sin embargo el intentar un registro e incluso el obtenerlo sin asesoría de un abogado especialista en marcas es altamente riesgoso como ya lo he expuesto en posts anteriores.

En caso de que decidas contratar asesoría para el registro de tu marca, asegurate que la persona que te ayudará sea abogado y que tenga amplios conocimentos en marcas y propiedad intelectual en general. Hay muchas personas que se ostentan como especialistas y no lo son.

Los honorarios por el registro de una marca pueden ir desde los $2,500 pesos sólo por el llenado de la solicitud, hasta los $8,000 pesos por todo el trámite.

En este caso hay que ser muy cuidadosos, ya que muchos abogados y/o empresas ofrecen un costo muy atractivo por el llenado de la solicitud y omiten mencionar que la contestación de oficios (que se presenta en el 90% de los trámites de registro de marca) tiene costos adicionales, por lo que la gente los contrata para después llevarse la sorpresa de que su trámite le salió mucho más caro que si hubiera contratado un abogado que cobrara una tarifa única por todo el trámite, más el pago de derechos al IMPI

Hay que tener en cuenta que la vigencia de un registro de marca es de 10 años,l por lo que si consideramos esto el costo de los honorarios de un especialista que te apoye con el registro de tu marca realmente no es nada oneroso, sobre todo si puedes tener la seguridad de que tu registro es sólido y no te llevarás sorpresas en el futuro.

Cesar Ramirez Esteves

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Actualización (2017):

Al 02 de agosto de 2017 (fecha en que se actualiza el presente post) el pago de derechos al IMPI por la presentación de una solicitud de registro de marca es por $2,851.04.

Por otro lado, los honorarios que un abogado o un despacho especialista en Propiedad Intelectual cobrará por dicho servicio rondarán los $4,500 pesos más IVA.

 

 

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