Cesar Armando Ramirez Esteves Derechos de Autor, Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Como se protege el nombre de una revista o periodico?

Foto: blackbiscuits (via flickr)

El nombre de una revista o de un periódico puede protegerse, paralelamente, desde dos puntos de vista: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor.

En primer lugar tenemos el de la propiedad industrial, por medio de un registro de marca.

Teniendo en cuenta que una marca es «cualquier signo visible que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie», tenemos que el nombre de una revista cumple fielmente con esta definición. En este caso el producto a distinguir es la propia revista.

Este trámite, se realiza, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la vigencia del registro (al igual que cualquier marca) es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En la otra mano tenemos la figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, misma que protege el titulo o nombre de una publicación periódica, como sería una revista o un periódico. Esta figura está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y lógicamente está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Ahora la pregunta sería, ¿Porqué existen 2 distintas figuras jurídicas para proteger el mismo bien ?

No hay una respuesta concreta. Algunos abogados especialistas son de la idea de que las reservas de derechos deberían de ser eliminadas de la legislación (de hecho son muy pocos los países en cuya legislación se contempla). Algunos otros opinan que es una ventaja poder contar con protección acumulada (como se le denomina al hecho de contar con protección para el mismo bien jurídico, desde el punto de vista de la propiedad industrial y el de los derechos de autor en forma simultanea).

Como en todo caso las reservas de derechos ofrecen algunas ventajas sobre las marcas, y desde luego, también tienen algunas desventajas frente a estas (esto sería tema de otro post).
Por lo anterior, es importante señalar, que lo idóneo es que el nombre de un diario, periódico o revista, cuente con protección acumulada, esto es, contar con el registro de la marca y al mismo tiempo contar con la reserva de derechos al uso exclusivo.

Asesórese con un abogado especialista en marcas y/o derechos de autor que sea de su confianza.

Cesar Ramírez Esteves

Si tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cesar@vila.com.mx

También puede localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

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Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Se puede embargar una marca registrada?

Foto: spodzone (via flickr)

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Se pueden modificar los productos amparados por un registro de marca?

Foto: http://www.flickr.com/photos/gee-ay-bee/158892/sizes/m/

La Ley de la Propiedad Industrial establece que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún y cuando pertenezcan a la misma clase de productos y/o servicios, sin embargo si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Si posteriormente se quiere proteger con la misma marca un producto o servicio diverso a los que protege una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Esta disposición es sumamente importante en cuestión de registro de marcas, ya que mucho abogados que se dicen especialistas en propiedad intelectual, sugieren registrar o bien todo el título de la clase, o una interminable lista de productos que de entrada se sabe que nunca se fabricarán o comercializarán con la marca en cuestión.

Lo anterior implica un riesgo, ya que puede resultar contraproducente a la intención original de estos abogados, que es dotar de «la mayor protección posible al registro«. Esto es así ya que la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que la marca debe de utilizarse tal y como fue registrada, en territorio nacional y para los productos o servicios para los cuales fue registrada, lo que implica, en un principio, que si la marca fue registrada para amparar 80 productos, existe la obligación de utilizarla en la totalidad de dichos productos, ya que precisamente de esa idea por parte del legislador se establece en la propia Ley la posibilidad de limitar los productos a proteger ( ¿Para que establecer la posibilidad de limitar los productos si no estoy obligado a utilizar la marca en todos ellos?).

Como podrán ustedes concluir, el tema de la redacción de los productos o servicios a proteger pudiera parecer cosa por demás sencilla a primera vista, sin embargo las implicaciónes de ello pueden resultar sumamente delicadas. Por esto la recomendación es :busca la asesoría de un abogado especialista en marcas o Propiedad Intelectual que sea de tu total confianza.

Cesar Ramírez Esteves

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Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca «DIABLITOS» para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Se tiene que registrar como marca la razón social de una empresa?

Hay una creencia generalizada de que el hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación, por haber obtenido el permiso correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es falso.

Actualización ( al 02 de agosto de 2017): Hoy en día, los permisos para constitución de sociedades son otorgados por Secretaría de Economía.

El hecho de utilizar la razón social o denominación de una razón social como diferenciador de sus servicios o productos frente a los de la competencia, hace que en ese momento, la denominación o razón social se rija bajo la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como recordaremos, una marca es: cualquier signo visible que sirva para distinguir productos y/o servicios de otros de su misma especie.

Entonces, la razón social es un signo visible (primer requisito) que en el momento en que sirve para distinguir productos o servicios (segundo requisito) de otros de su misma especie, se convierte en marca, y por lo tanto, según el artículo 87 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,el derecho a su uso en forma exclusiva se obtiene únicamente por medio de la obtención de su registro.

Incluso, aunque parezca raro, la Ley de la Propiedad Industrial regula, hasta cierto punto, cuestiones relativas a la razón social o denominación de una empresa, cuando, por ejemplo, en su artículo 91 establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre que se cumplan con algunos supuestos.

Por lo anterior, mi recomendación sería que si vas a constituir una sociedad mercantil, antes de tramitar el permiso de constitución de la misma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, realices también una búsqueda fonética ante el IMPI, en la clase que ampare los productos que venderas o fabricarás o los servicios que prestarás para tener certeza de que no invadirás derechos de terceros por una parte, y que en un futuro no tendrás problemas para registrar el nombre de tu empresa como marca. Busca siempre la asesoría de un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial

¿Registrar mi marca como persona física o moral?

La Ley de la Propiedad Industrial en México, permite que el titular de una marca sea persona física (Juan Pérez Pérez) o persona moral (empresa equis, S.A. de C.V.), sin embargo, muchas personas nos consultan sobre qué es lo más conveniente al momento de realizar el registro de la marca.

Yo siempre he sido de la idea de que lo más conveniente es registrar la marca a nombre de una persona física (aun y cuando el uso efectivo lo vaya a realizar una sociedad, osea una persona moral). ¿Porqué? Muy sencillo: supongamos que Empresa Equis, S.A. de C.V. va a utilizar una marca cualquiera, digamos para fabricar dulces. Obviamente, para el cumplimiento de su objeto tendrá que contraer derechos y obligaciones, pero sobre todo estas últimas.

Todos sabemos que contraer obligaciones es un riesgo (sino cualquiera pondría un negocio), por lo tanto, que pasa cuando se incumple con una obligación ? (muchas veces en forma involuntaria) la consecuencia lógica es que vendrá una demanda, y si se trata de una demanda de tipo mercantil, o laboral,  dentro de dichos procedimientos quien ejerce la acción puede solicitar el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Dichos embargos, perfectamente podrían recaer sobre bienes intangibles, como lo son las marcas. La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas y otros derechos de propiedad industrial podrán ser gravados en los términos que establezca la legislación común.

Entonces, ¿cual es la mejor forma de prevenir que un registro de marca (que puede llegar a ser el activo más importante para una empresa) pueda ser gravado? La respuesta está en registrar la misma a nombre de una persona física, y posteriormente celebrar un contrato de licencia de uso de marca entre el titular de la misma y la sociedad que efectivamente la usará, ésto para evitar una posible acción de caducidad por falta de uso por parte de alguien con interés en apoderarse de la marca.

Desde luego cada caso tiene sus variantes, y por ello el consejo es, como siempre, consultar antes a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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