Oposiciones al registro de marca

Cambios al sistema de oposición en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Como es sabido, el pasado 05 de Noviembre de 2020, entró en vigor en México la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que regula lo relativo a la protección de marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros.

Entre los múltiples cambios que trajo esta nueva ley , se encuentran los relativos al sistema de oposición al registro de marcas.

NOVEDADES EN CUANTO AL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

A) Obligatoriedad del solicitante para contestar. Las solicitudes de registro serán publicadas dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de su presentación, otorgando un plazo de un mes para que cualquier persona o empresa que pudiera sentirse afectada por el eventual otorgamiento de la marca en cuestión inicie un procedimiento de oposición contra la misma.

Una vez transcurrido este plazo de un mes, el Instituto realizará el examen de la solicitud, y ya sea que la solicitud o documentación exhibida no cumplan con las disposiciones legales, que exista algún impedimento legal para el otorgamiento del registro o bien, que se haya presentado alguna oposición contra su registro por parte de un tercero, el IMPI lo comunicará al solicitante mediante un solo oficio.

En caso de que el interesado no de contestación, su solicitud se considerará como abandonada, es decir, a diferencia de lo que sucedía con la legislación anterior, hoy en día, si alguien presenta una oposición contra una solicitud de registro y el solicitante no da contestación a esa oposición, se considerará como abandonado el trámite de registro de marca, derivado de lo cual, sin duda hoy el procedimiento de oposición gana mucha mayor importancia y robustez y se vuelve prácticamente indispensable contar con un sistema de vigilancia que permita, de forma automatizada, identificar todas aquellas solicitudes que se presenten y que resulten similares en grado de confusión o en su caso idénticas a otras que se hayan registrado previamente.

B) Ampliación del periodo de alegato en oposición. En concordancia con lo anterior, y muestra adicional de la importancia de la que la nueva Ley dota al procedimiento de oposición, el plazo para preparar y presentar alegatos pasa de dos días hábiles con los que se contaba anteriormente a un periodo de cinco días hábiles que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Además se establece que dichos alegatos deberán de ser tomados en cuenta por el IMPI.

C) Prohibición para iniciar acción de nulidad bajo los mismos argumentos y con las mismas pruebas. A diferencia de lo que sucedía con la Ley anterior, hoy en día resulta necesario decidir si resulta conveniente o no presentar una oposición contra una marca publicada, dado que la Ley establece la prohibición para promover nulidad contra el registro de una marca si en su momento fue presentada una oposición con los mismos argumentos y las mismas pruebas que se estipulan en la Solicitud de Nulidad.

Será cuestión de tiempo para conocer cómo va evolucionando la aplicación de estas nuevas disposiciones por parte de la autoridad.

Cesar Ramírez Esteves.

Abogado especialista en marcas, denominaciones de origen y Propiedad Intelectual en general.

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¿Qué es un Convenio de Corresponsabilidad?

Como todos sabemos, «Tequila» fue la primera denominación de origen de nuestro país, y es también la bebida más vendida y característica de México.

Al ser una denominación de origen, existe una Norma Oficial que define los pasos que tiene que seguir quien pretenda fabricar o comercializar tal bebida (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-SCFI-1994, BEBIDAS ALCOHÓLICAS- TEQUILA-ESPECIFICACIONES).

Esta normal oficial, establece como requisito que, en caso de que se pretenda utilizar una marca para el tequila, distinta a la del productor o que éste sea envasado por una persona diferente al fabricante, se debe presentar para su inscripción ante el IMPI un convenio de corresponsabilidad en el que tanto productor como distribuidor y/o envasador se comprometen a dar cumplimiento a la referida norma oficial.

En pocas palabras, cuando una persona o empresa pretende comercializar su propia marca de tequila, pero al no ser productor, encarga su elaboración a una determinada fabrica qué si está autorizada a usar la denominación de origen, se debe celebrar este convenio.

El convenio antes mencionado, debe de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que surta sus efectos, y una vez hecho esto, es necesario acudir ante el Consejo Regulador del Tequila (CRT) a efecto de que se lleve a cabo la certificación de las marcas de tequila en cuestión.

Es muy importante tener en cuenta la vigencia de los convenios, dado que, en caso de que un convenio pierda su vigencia, se tendrá que suspender el embotellado del tequila que ostente la marca en cuestión.

 

Cesar Ramírez Esteves.

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IMPI lanza nueva herramienta para presentar cualquier trámite de marca en línea

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A partir del día 13 de mayo de 2020, y en medio de la jornada de «sana distancia» para disminuir los riesgos de contagio del nuevo coronavirus COVID-19, entrará en vigor la nueva «Oficialía Electrónica de Marcas«.  Esta medida viene a complementar las posibilidades que ya existían previamente, es decir «Marca en línea» y «Ventanilla Electrónica de Marcas«. Estas herramientas tenían la limitante de no poder presentar trámites relativos a solicitudes de registro de marcas holográficas, sonoras, olfativas y de certificación; renovaciones, transmisiones de derechos, licencias de uso o franquicias, solicitudes de declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, oposiciones y recursos de revisión , entre otros trámites, lo que a partir de hoy será posible mediante esta oficialía electrónica.

Esta herramienta persistirá después de la emergencia que vivimos y llegó para quedarse.

Con esto, se vuelve posible el evitar definitivamente la necesidad de trasladarse a las oficinas del IMPI y de imprimir promociones, lo que representa enormes beneficios no sólo en temas de salud durante la actual emergencia, sino también en temas de ahorro de papel, combustible, tiempo, etcétera.

Desde luego que el sistema tiene sus aspectos a mejorar, pero sin duda representa un enorme avance en lo que se refiere a trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es importante aclarar que no obstante que esta herramienta se habilita a partir del 13 d mayo de 2020, los términos seguirán suspendidos hasta el día 30 de mayo.

Cesar Ramírez Esteves.

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abogado para registro de marca en Estados Unidos

¿Se requiere contar con un abogado Nortemericano para el registro marcas en Estados Unidos?

 

Muchos empresarios tienen la duda si es necesario contratar a un abogado nortemericano para tramitar un registro de marca en Estados Unidos. Desde el 03 de agosto de 2019, la respuesta es: definitivamente sí.

La Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) después de un análisis profundo, se percató que en su gran mayoría, las marcas cuyos solicitantes eran personas fuera de los Estados Unidos, no eran promovidas por abogados o agentes de dicho país, y aún y cuando en algunas ocasiones esos trámites prosperaban, en la mayoría de los casos, los mismos presentaban gran cantidad de errorres, debido, principalmente, a la falta de conocimiento y experiencia en la práctica estadounidense de aquellas personas que presentaban los trámites.

Para evitar esta situación, que desde luego representaba una carga administrativa para la UPSTO, fue que se emitieron nuevas reglas, mismas que entraron en vigor a partir del día 03 de Agosto de 2019 y en virtud de las cuales, cualquier persona que pretende solicitar una marca en Estados Unidos y tenga su domicilio o residencia fuera de dicho país, deberá de ser representado en el trámite por un abogado norteamericano. Lo mismo aplicará para trámites que estuvieran en trámite al momento de la entrada en vigor de tales reglas, caso en el cual, la próxima actuación ante la USPTO deberá de ser por medio de un abogado o despacho norteamericano, ya que de lo contrario, se considerarán como abandonada las solicitudes que no cumplan con tal requisito.

En nuestro despacho hemos generado estrechas relaciones con nuestros abogados corresponsales en Estados Unidos, lo cual nos permite ofrecer tarifas por demás competitivas para trámites de registro de marca o cualquier otro trámite ante la USPTO.

Cesar Ramírez Esteves.

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Cómo registrar una marca en la Unión Europea

Marcas Europeas

Una duda muy común que se presenta en nuestros clientes es sobre sí un registro de marca brinda de protección a la misma en todos los páises. Como ya se ha mencionado muchas veces en este blog, como regla general, la protección que brinda un registro de marca es territorial, lo que implica que si se desea tener protección en algún país distinto a aquel en que se obtuvo el registro, será necesario acudir, país por país a solicitar la protección respectiva.

Una de las excepciones a dicha regla la representa la hoy llamada Marca Europea (Ver post sobre cambio de nombre), mediante la cual es posible, mediante una única solicitud de registro, tener la posibilidad de contar con protección en hasta 28 países, es decir, no todos los países europeos, pero sí todos los que conforman la Unión Europea.

Con base en lo anterior, los países en los que una marca europea tendría protección serían: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido (hasta el momento en que se escribe este blog, no ha quedado perfectamente definido que sucederá con el tema de marcas europeas después del Brexit).

Los países que no quedarían amparados por un registro de marca europea serían: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Liechtenstein, Moldova, Mónaco, Noruega, Rusia, San Marino, Suiza, Ucrania, Estado de la Ciudad del Vaticano.

Como puede verse la Marca de la Unión Europea o simplemente Marca Europea, representa una interesante alternativa para empresas que desean incursionar en mercados europeos y desean simplificar los trámites de registro de sus marcas en dicho continente.

Cesar Ramírez Esteves.

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Notificaciones por gaceta en trámites ante el IMPI

El pasado 10 de agosto de 2010, entraron en vigor las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del mismo año.

Dentro de los cambios que conllevan dichas reformas, se contempla el que, a partir de la entrada en vigor de las mismas, todas y cada una de las notificaciones que se desprendan de algún trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) , como pudiera ser un trámite de registro de marca, un trámite de patente, de diseño industrial, etcétera, se realizarán únicamente por medio de la gaceta electrónica que al efecto se emita.

Esto resulta de vital importancia, dado que, se espera que dicha medida se vea reflejada en la pérdida de un número importante de trámites por el simple hecho de no haberse percatado su promovente de la existencia de alguna notificación por parte del IMPI, y en consecuencia no dar contestación a algún requerimiento dentro del plazo de ley, lo que tendría como consecuencia que el trámite se considerara como abandonado.

Mucho se ha criticado esta disposición por parte de distintos gremios, y se resalta que los más afectados serán los emprendedores o pequeños empresarios que intenten registrar sus marcas en México.

Una solución que sugiere el propio IMPI es el que de hoy en delante se lleven a cabo los trámites por medio de su sistema denominado «MARCA EN LÍNEA», sin embargo, cabe decir que no es un sistema muy intuitivo que digamos, y aún llevando los trámites desde dicha plataforma es necesario estar accesando regularmente para para verificar el denominado «tablero electrónico» para cerciorarse que no existen notificaciones pendientes, dado que una vez enviada la notificación al referido tablero, se entiende realizada la misma, con independencia de que ésta haya sido visualizada o no.

Como puede verse, el trámite de registro de marcas se vuelve cada vez un tema más complejo y especializado en nuestro país, lo cual, desde luego, conlleva tanto ventajas como desventajas.

Hoy más que nunca resulta aconsejable el consultar un despacho de abogados expertos en Propiedad Intelectual a efecto de lograr resultados satisfactorios en los trámites de registro de marca y otros derechos de dicha naturaleza.

Cesar Ramírez Esteves.

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