Cesar Armando Ramirez Esteves Marcas, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual

¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca «DIABLITOS» para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Se tiene que registrar como marca la razón social de una empresa?

Hay una creencia generalizada de que el hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación, por haber obtenido el permiso correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es falso.

Actualización ( al 02 de agosto de 2017): Hoy en día, los permisos para constitución de sociedades son otorgados por Secretaría de Economía.

El hecho de utilizar la razón social o denominación de una razón social como diferenciador de sus servicios o productos frente a los de la competencia, hace que en ese momento, la denominación o razón social se rija bajo la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como recordaremos, una marca es: cualquier signo visible que sirva para distinguir productos y/o servicios de otros de su misma especie.

Entonces, la razón social es un signo visible (primer requisito) que en el momento en que sirve para distinguir productos o servicios (segundo requisito) de otros de su misma especie, se convierte en marca, y por lo tanto, según el artículo 87 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,el derecho a su uso en forma exclusiva se obtiene únicamente por medio de la obtención de su registro.

Incluso, aunque parezca raro, la Ley de la Propiedad Industrial regula, hasta cierto punto, cuestiones relativas a la razón social o denominación de una empresa, cuando, por ejemplo, en su artículo 91 establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre que se cumplan con algunos supuestos.

Por lo anterior, mi recomendación sería que si vas a constituir una sociedad mercantil, antes de tramitar el permiso de constitución de la misma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, realices también una búsqueda fonética ante el IMPI, en la clase que ampare los productos que venderas o fabricarás o los servicios que prestarás para tener certeza de que no invadirás derechos de terceros por una parte, y que en un futuro no tendrás problemas para registrar el nombre de tu empresa como marca. Busca siempre la asesoría de un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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¿Registrar mi marca como persona física o moral?

La Ley de la Propiedad Industrial en México, permite que el titular de una marca sea persona física (Juan Pérez Pérez) o persona moral (empresa equis, S.A. de C.V.), sin embargo, muchas personas nos consultan sobre qué es lo más conveniente al momento de realizar el registro de la marca.

Yo siempre he sido de la idea de que lo más conveniente es registrar la marca a nombre de una persona física (aun y cuando el uso efectivo lo vaya a realizar una sociedad, osea una persona moral). ¿Porqué? Muy sencillo: supongamos que Empresa Equis, S.A. de C.V. va a utilizar una marca cualquiera, digamos para fabricar dulces. Obviamente, para el cumplimiento de su objeto tendrá que contraer derechos y obligaciones, pero sobre todo estas últimas.

Todos sabemos que contraer obligaciones es un riesgo (sino cualquiera pondría un negocio), por lo tanto, que pasa cuando se incumple con una obligación ? (muchas veces en forma involuntaria) la consecuencia lógica es que vendrá una demanda, y si se trata de una demanda de tipo mercantil, o laboral,  dentro de dichos procedimientos quien ejerce la acción puede solicitar el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Dichos embargos, perfectamente podrían recaer sobre bienes intangibles, como lo son las marcas. La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas y otros derechos de propiedad industrial podrán ser gravados en los términos que establezca la legislación común.

Entonces, ¿cual es la mejor forma de prevenir que un registro de marca (que puede llegar a ser el activo más importante para una empresa) pueda ser gravado? La respuesta está en registrar la misma a nombre de una persona física, y posteriormente celebrar un contrato de licencia de uso de marca entre el titular de la misma y la sociedad que efectivamente la usará, ésto para evitar una posible acción de caducidad por falta de uso por parte de alguien con interés en apoderarse de la marca.

Desde luego cada caso tiene sus variantes, y por ello el consejo es, como siempre, consultar antes a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Existen las Marcas Internacionales?

Aun cuando seguramente muchos piensan lo contrario, siento decirles que la respuesta es: NO! No existen las marcas internacionales (jurídicamente hablando).

De conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la protección que brinda una marca es territorial, esto quiere decir que si yo registro una marca en Brasil, por poner un ejemplo, únicamente tendré protección sobre mi marca en Brasil, y si deseo protección en algunos otros países tendré que acudir (o por lo menos realizar el trámite con algún corresponsal) a cada uno de estos países para solicitar el registro de la misma.

Lo anterior se traduce en que, definitivamente, no existen los registros internacionales, o marcas internacionales ( de hecho algunos despachos de abogados en materia de propiedad intelectual cometen este error de denominar «marcas internacionales» a los registros de sus clientes en el extranjero,  e incluso en algunos llegan a tener un «area de registros internacionales» pero esto es, simplemente, un empleo inadecuado de los términos.

Como siempre la recomendación es consultar con un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual de tu confianza.

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Cesar Ramirez Esteves

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¿Puedo registrar una marca que no haya utilizado antes?

Antes que nada quisiera disculparme por mi ausencia, llevaba ya buen rato de escribir nada por acá, pero ustedes entenderán, demasiado trabajo, lo cual a estas alturas ya no sabe uno si es bueno o malo, pero en fin, aquí estamos de nuevo y ahora trataremos este tema que por sencillo que parezca es una pregunta que con mucha frecuencia me hacen los clientes.

Existen algunas legislaciones (muy pocas, hasta donde tengo conocimiento, en donde no es permitido el registro de una marca a menos que la misma se haya utilizado previo a la solicitud de registro de la misma, en nuesto país ésto no sucede.

En nuestro país existen dos fuentes de derecho en materia de marcas, que son: el uso, y el registro, quizá con un poco de más importancia el primero de ellos.

Volviendo al tema orginal, no es necesario estar utilizando o haber utilizado en algun momento una marca para poder solicitar su registro. De hecho en las solicitudes de registro de marca se dan las dos ocpiones: señalar que la marca no se ha usado, o en su caso, señalar la fecha de primer uso.

En un post anterior ya tratamos el tema de la fecha de primer uso en una solicitud, el cual es un tema por demás delicado, así que si tienes inteciones de registrar una marca señalando fecha de primer uso, te recomiendo como siempre, acudir con un abogado especialista en propiedad intelectual o en marcas de tu confianza para recibir la asesoría adecuada.

Cesar Ramirez Esteves

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