Las oposiciones a solicitudes de marca en México

En la gran mayoría de países del mundo el registro de marcas comerciales se sigue por medio de un sistema de oposiciones. Esto implica que la autoridad encargada de llevar a cabo los registros se encuentra obligada a publicar todas las solicitudes previo al otorgamiento . Lo anterior con el objeto de que titulares de registros de otras marcas que se pudieran ver afectados en caso de otorgarse la marca propuesta presenten sus argumentos tendientes a que la autoridad niegue la marca solicitada.

En México, el IMPI no sigue este sistema de registro de marcas, sino que aquí el método consiste en presentar una solicitud de registro. Posteriormente dicha solicitud es sujeta a un examen de forma ( ) y una vez que pasa el examen de forma la misma se sujeta a un examen de fondo, en donde se determina si la marca es idéntica o similar en grado de confusión a otras marcas previamente registradas o si la misma no es susceptible de registro por caer en alguno de los impedimentos legales como puede ser el tratarse de una marca descriptiva o carente de distintividad, por tratarse de un genérico, por ejemplo.

Una vez que la solicitud de registro de marca pasa los 2 exámenes anteriormente descritos, se emite el título de registro para dicha marca.

En resumen, en México no existe etapa alguna dentro del procedimiento de registro de marca, para que terceros que pudieran considerar afectada su esfera jurídica en caso de que se llegara a conceder una marca propuesta para registro presenten argumentos para su negativa, es decir, una oposición.

A pesar de lo anterior, en la práctica se dan casos en los que abogados en la materia presentan oposiciones aún y cuando dicha figura no esté contemplada en ley y el IMPI (en cumplimiento del artículo 8 constitucional que ampara el derecho de petición) le da trámite a dicho documento. Incluso el mismo instituto ha asignado ya en sus sistema de captura una clave específica para identificar este tipo de documentos, mismo que se plasma en la etiqueta de recepción de documentos.

Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación han ya emitido tesis, en el sentido de que los terceros no tienen derecho a oponerse al otorgamiento de un registro de marca, y que, en su caso, si se sienten afectados por el mismo, tienen la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

De lo anterior podemos resumir que en México, no tienen eficacia los escritos de oposición a registro de marcas.

Asesórese con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

César Ramírez Esteves

NOTA: El día 28 de Abril fue aprobada por la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que instaura en nuestro país el sistema de oposición al registro de marcas. Para ver la nota sobre dicho tema favor de hacer click aquí.

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¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?

 

(El contenido de este post se ve afectado por la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, favor de ver nuevo post aquí)

Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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Actualización (al 02 de agosto de 2017): Actualmente, hay ciertas ocasiones en las que el IMPI sí considera válidos los convenios de coexistencia de marcas o cartas consentimiento, sin embargo, previos a ser presentados, debe consultarse el asunto en particular con el personal de IMPI a efecto de contar con su visto bueno, pues, insisto, no son aceptados para cualquier caso, y más bien, los casos en que dichos documentos son aceptados por la autoridad son la excepción. 

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¿Puedo registrar una marca que contenga groserías?

Contrario a lo que pasa en países como Estados Unidos en donde la libertad de expresión se vive a su máxima expresión, en México aún nos encontramos con algunas limitantes.

Para ejemplo tenemos el tema del registro de marcas.

De Conformidad con el artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI negará el registro a aquellas marcas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres

Según un estudio realizado en 2009 por la empresa Consulta Mitofsky los mexicanos usamos 1,350 de groserías en un día y en promedio, el ciudadano mexicano utiliza en sus conversaciones 20 groserías o «malas palabras» cotidiadamente.

A pesar de lo anterior, nuestras leyes siguen manejando esa tan famosa «doble moral» que caracteriza a la sociedad mexicana. A pesar de que es rara la persona que no utiliza groserías o «malas palabras» en sus conversaciones cotidianas, no es posible registrar una marca que contenga alguna de estas palabras. Tal es el caso de marcas cuyo registro ha sido negado o en su caso se le ha citado impedimento legal por ser consideradas contrarias a la moral y buenas costumbres, como son:

  • TA- CHIN-GON tramitada bajo expediente 866304. A dicha marca se le citó impedimento legal mismo que no fue contestado. Dicho impedimento puede ser consultado aquí.
  • CHIVO CABRÓN tramitada bajo expediente 953986 cuyo registro fue negado. La resolución en la que se niega el registro puede ser consultada aquí.

Para finalizar, dejo la pregunta abierta ¿Estás de acuerdo en que la ley mexicana contenga esta prohibición a registrar marcas «contrarias a la moral y a las buenas costumbres? ¿ o lo consideras un exceso?

 

César Ramírez Esteves

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¿Como se protege el nombre de una revista o periodico?

Foto: blackbiscuits (via flickr)

El nombre de una revista o de un periódico puede protegerse, paralelamente, desde dos puntos de vista: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor.

En primer lugar tenemos el de la propiedad industrial, por medio de un registro de marca.

Teniendo en cuenta que una marca es «cualquier signo visible que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie», tenemos que el nombre de una revista cumple fielmente con esta definición. En este caso el producto a distinguir es la propia revista.

Este trámite, se realiza, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la vigencia del registro (al igual que cualquier marca) es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En la otra mano tenemos la figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, misma que protege el titulo o nombre de una publicación periódica, como sería una revista o un periódico. Esta figura está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y lógicamente está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Ahora la pregunta sería, ¿Porqué existen 2 distintas figuras jurídicas para proteger el mismo bien ?

No hay una respuesta concreta. Algunos abogados especialistas son de la idea de que las reservas de derechos deberían de ser eliminadas de la legislación (de hecho son muy pocos los países en cuya legislación se contempla). Algunos otros opinan que es una ventaja poder contar con protección acumulada (como se le denomina al hecho de contar con protección para el mismo bien jurídico, desde el punto de vista de la propiedad industrial y el de los derechos de autor en forma simultanea).

Como en todo caso las reservas de derechos ofrecen algunas ventajas sobre las marcas, y desde luego, también tienen algunas desventajas frente a estas (esto sería tema de otro post).
Por lo anterior, es importante señalar, que lo idóneo es que el nombre de un diario, periódico o revista, cuente con protección acumulada, esto es, contar con el registro de la marca y al mismo tiempo contar con la reserva de derechos al uso exclusivo.

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Cesar Ramírez Esteves

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¿Se puede embargar una marca registrada?

Foto: spodzone (via flickr)

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Se pueden modificar los productos amparados por un registro de marca?

Foto: http://www.flickr.com/photos/gee-ay-bee/158892/sizes/m/

La Ley de la Propiedad Industrial establece que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún y cuando pertenezcan a la misma clase de productos y/o servicios, sin embargo si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Si posteriormente se quiere proteger con la misma marca un producto o servicio diverso a los que protege una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Esta disposición es sumamente importante en cuestión de registro de marcas, ya que mucho abogados que se dicen especialistas en propiedad intelectual, sugieren registrar o bien todo el título de la clase, o una interminable lista de productos que de entrada se sabe que nunca se fabricarán o comercializarán con la marca en cuestión.

Lo anterior implica un riesgo, ya que puede resultar contraproducente a la intención original de estos abogados, que es dotar de «la mayor protección posible al registro«. Esto es así ya que la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que la marca debe de utilizarse tal y como fue registrada, en territorio nacional y para los productos o servicios para los cuales fue registrada, lo que implica, en un principio, que si la marca fue registrada para amparar 80 productos, existe la obligación de utilizarla en la totalidad de dichos productos, ya que precisamente de esa idea por parte del legislador se establece en la propia Ley la posibilidad de limitar los productos a proteger ( ¿Para que establecer la posibilidad de limitar los productos si no estoy obligado a utilizar la marca en todos ellos?).

Como podrán ustedes concluir, el tema de la redacción de los productos o servicios a proteger pudiera parecer cosa por demás sencilla a primera vista, sin embargo las implicaciónes de ello pueden resultar sumamente delicadas. Por esto la recomendación es :busca la asesoría de un abogado especialista en marcas o Propiedad Intelectual que sea de tu total confianza.

Cesar Ramírez Esteves

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