El “segundo significado” o “secondary meaning” se presenta cuando un término descriptivo es utilizado para identificar determinado producto o servicio de modo tal que los consumidores llegan a identificar dichos productos o servicios adquiere el estatus de marca.

En otras palabras, es cuando se presenta la situación de que un término que originalmente no era susceptible de registro como marca, se utiliza para distinguir cierto producto o cierto servicio y por el transcurso del tiempo, el público consumidor comienza a asociar dicho término a tales productos o servicios, al grado que el mismo se vuelve susceptible de convertirse en una marca registrada.

En países como Estados Unidos, dicha figura existe desde hace ya bastantes años, sin embargo, en México era un tema olvidado y que no se había explorado, hasta las más recientes reformas (18 de mayo de 2018), que consideran ya esta posibilidad.

No obstante lo anterior, estamos aún en espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes a la referida reforma, que determinen la forma de presentación de solicitudes de registro de marca para términos que impliquen un “segundo significado” o “secondary meaning” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es de esperarse que se requiere la exhibición de pruebas que acrediten la adquisición de un segundo significado para el término genérico que se pretenda proteger como marca, las cuales podrían consistir en publicidad, facturas que acrediten el volumen de ventas, etcétera.

Resulta muy interesante la inclusión de esta figura a nuestro sistema de Propiedad Intelectual, pero más interesante aún será el ver cómo se implementan las disposiciones reglamentarias al respecto y cómo será que el IMPI maneje este tipo de casos en México, seguro será materia para muchas controversias.

Como para cualquier otro asunto relacionado con marcas o la Propiedad Industrial, recomendamos asesorarse con algún abogado o despacho especialista en la materia.

Cesar Ramírez Esteves

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el segundo significado o secondary meaning?

Es el fenómeno por el cual un término originalmente descriptivo, y por ello no registrable, adquiere distintividad con el uso, al punto de que el público consumidor lo asocia con un producto o servicio determinado. Así, ese término llega a ser susceptible de protegerse como marca registrada.

¿Desde cuándo se reconoce esta figura en México?

Aunque en países como Estados Unidos existe desde hace décadas, en México fue un tema poco explorado hasta las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, que contemplaron expresamente esta posibilidad para términos que hayan adquirido distintividad sobrevenida en el mercado.

¿Cómo se acredita el segundo significado ante el IMPI?

Es de esperarse que se exija la exhibición de pruebas que demuestren que el público asocia el término con cierto origen empresarial, como encuestas, publicidad, volúmenes de venta y tiempo de uso. Conviene reunir y conservar evidencia sólida del uso continuo y de la percepción de los consumidores.